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胡海国:企业知识产权风险控制与管理

讲座概述:

时间:2018年7月4日上午 地点:文泓楼知识产权研究中心一楼学术报告厅 主讲人:胡海国 深圳市恒程科技创新服务有限公司总经理

这个课程是我自己的一些经验总结和个人观点。知识产权我认为是博大精深的,我从2000年开始做知识产权的一些工作,当时是做了两年坚守知识产权管理工作。后来专职企业资产的管理工作,再后来自己在一家事务所里面待了两年,也是半创业的方式。2009年,自己成立了一家叫深圳市世纪恒程知识产权事务所。我在2006年的时候,我就考虑从甲方变成乙方的时候如何进行职业转型,在2001年时候和几个小伙伴一起成立一个叫名企知识产权金融沙龙,沙龙发展得不错,已经走过了十几年历史!我今天讲的一个主题是企业资产与风险的控制与管理。如何能够保护公司利益的这一块讲是我们面临的一个问题,涉及到你跟老板提了很多方案,如何在与公司不相适应的经费的情况下,又能够保护企业知识产权以及公司利益这是需要考量的,这需要时间运营的。否则在某种角度来说,你的价值就得不到体现。在一定程度上你就有可能被他人替代掉,这就是企业公司老总或者是企业的IP工作管理者碰到的问题。我们今后进入律师事务所、知识产权事务所也好,还是进入企业,进入法院、各公司单位里面也好都会碰到这种问题,那么如何去做好知识产权价值的促进?在企业里面的知识产权工作者中会面临这几个问题。

第一,我们如何来创建知识产权。第二,如何规避知识产权对侵权风险。如何在大的产量里面,去让公司里面的知识产权、技术、品牌或者是标识不会触犯别人的一些权利要做好规避工作第三,当知识产权越来越庞大的时候如何做好管理,同时要保证适当的经费,保证控制公司成本以及资产收益。第四,如何保护知识产权的问题。作为保护知识产权,安排工作者、企业老总、还是在座的各位未来的职业发展方向,执业规范里面必须面临的一个环节。我们作为其中知识产权大军里面浪潮中的一员,如何去保护知识产权?第五,提升的价值问题。在这个过程当中不仅涉及到知识产权本身的权利价值提升,还要推到促进融合,促进企业生产发展经营的价值提升。

在企业里面工作的情况下一定要明确一个观点,就是知识产权是为了商业利益服务的。国家对知识产权保护现在是越来越重视的,尤其是法院里面。经过几年后,我认为在15年开始,前几年的知识产权的成立到后面逐渐加强意识的一个促进和推广,所以知识产权的价值以及价格越来越高,尤其是知识市场的保护以及知识产权价格价值变现。作为企业知识产权工作者或者法律工作者,你在碰到什么问题要告诉大家,如果说我家公司老总,有可能会对部门以及负责人会采取惩罚措施。对我们未来职业发展方向的一个方面,你有没有做好工作?哪些方面没做好?可以看一看.

第一个方面,有没有提前跟公司是否跟公司提出预警以及相关的防范措施。第二个方面,过程之中有没有进行并法院进行协调沟通等等之类。第三个方面,为什么一定要出法院判决,能够和解的尽量和解了。因为对公司的发展未来受影响的,尤其是在公司融资上市的情况下会受到极大的影响。所以大家要注意,假如我们是一个企业的知识产权工作者或者类似的我们要真正的服务之中,这是没有什么可以原谅的。我们经常面临这个问题,今年来吵得最深的是中兴通讯的事件,我认为在这一块对中兴通讯的事件跟中国企业敲响了一些警钟。

我们知识产权工作者应该要干什么?有一个词我不知道是对还是错,叫知识产权营销。在2004年提出来的知识产权营销的概念。知识产权营销从一定程度上通过诉讼,知识产权亮点和立足点,再加上诉讼的策略优势与手段,结合宣传营销的途径方式能够在很大程度上提升品牌价值,减少你的品牌推广费用。专利这一块,就知识产权与公司的发展息息相关。因为知识产权的因素造成不少的公司被停止上市,或者被暂停上市,而有些公司通过知识产权的点能够快速的进行上市。第一个快速上市的是有一个公司,叫朗科。它的立足点所有的都是核心技术,自主制的知识产权,中国人的这个知识产权,通过这样的概念以后能够上市,是通过知识产权的题材上市的唯一家公司。第二个因为知识产权而造成遏制上市的公司,苏州恒久。这个公司在上市的时候,因为涉及到无形资产的内容,相关人士一查发现他把无形资产的价值的专利没有交年费,失效了。另外要注意生态链,今天在座的各位也是我们未来的知识产权领域的生态链,一个企业要做产业以外,一个企业要想发展快速强大还要走生态。

讲到知识产权的重要性的时候也会涉及到风险。企业知识产权风险分类一共是从五个角度来说。第一,基于类别。有专利、商标、版权、商业秘密。第二,基于流程。一个企业的生产发展,尤其是我们产品的企业的生产发展一般包含什么环节?主要环节、生产环节、销售环节、采购环节。第三,基于属性。标识类,比如商标的,著作权领域的等等,有标属性的属性、技术类的属性、信息类的属性。第四,基于管理。管理方面有外部管理,主要是强调在内部管理的。第五,国际化。

主要讲前四种,在企业之中常见的也是这四种。在市场能够使我们基本上涵盖了绝大多数企业的知识产权的类型包括它的风险控制。在四种类型的知识产权风险也有一个相应的列举。

一、基于类别的知识产权

(一)权力的风险。

比如在专利领域的时候涉及到权力化的风险,技术的权力化。知识产权尤其专利有几个价值方面,流通性的价值、交易性的价值、垄断性的价值。国家现在提倡一个高价值专利的工程,提升高价值专利,提高价专利价值,重点是提高专利的价值,所以国家知识产局提出专利价值的这样一个概念出来。高价值专利在一定程度上是真正的能够在市场上支撑,能够获得大量的,巨额的使用费的时候,出口的价值的时候,授权价值的时候,这才是真正的高价值专利。在专利技术权力化的时候,不要仅仅只考虑一件专利本身,而是有一个更系统的更大的概念去考量。这就是讲知识产权的专利风险里面的权力化的风险,一定要注意专利布局。

(二)权属的风险。

第一,作为发明人是有署名权的。第二,有获得奖励和报酬的权利。企业的知识产权管理工作者,你如何去帮助企业去防范这种纠纷的发生?你在这一块没有做好这方面的工作情况下,会产生权属纠纷。一个好的专利本身是企业投入资金,设备,技术以及物质的途径,到最后因为没有处理好这个关系,所以造成有可能这个专利不是你的或者只有一部分,就麻烦了。我们作为管理者应该怎么做,这是公司的权属的一个问题。当然还有奖励与报酬的问题,如果说一些公司你没有相关的奖励措施,报酬的一些规定,你会面临诉讼风险。所以作为企业工作者,应该要及早的要把漏洞给堵上。

(三)技术使用的风险

所有的技术,也就是中国很多技术涉及到非原创性技术的情况下,绝大多数都是建立在别人的基础之上。现在很社会的发展技术已经不可能或者是很难得有一个非常突破或非常原创的技术了。最初使用的时候会面临一个风险,使用他人技术会不会侵犯别人权利的风险。这种风险是不可杜绝的,只能减少。因为你不知道风险在哪地方这是最可怕的。需要通过什么保护?

从法律的角度来说两个范畴去保护,一个是通过专利权,第二个通过商业秘密去保护。商业秘密是查不到的,但是专利权不一样,专利权是因为要求以你的公开去换取你的独占权力。就从公开途径去查相关的专利权。作为企业里面要运用这种技术的时候,你要减少这种风险,你就必须要去查专利。通过专利的检索方法,把相关的专利下载去研究与分析,形成专利分析的报告,被公司的技术使用风险提出预警。这是可以减少技术使用风险,这是内部的一种控制方法。所以对公司的技术使用,一定作为我们知识产权的管理工作者或者是律师都要做一个风险排查,使你的技术使用变成一个自由的技术使用或者尽量少风险的技术使用。另外排查有风险了我们到底做不做是一个问题。做好权力的规避,是不是?你怎么样做规避。看他的权利要求的技术特征,技术方案,减少它的技术特征,减少权利要求里面技术特征,或者是跟他不一样的技术特征,是可以初步规避的规避以后我们要干什么?要形成自身的新的技术方案,要做自我保护了。另外我们要考虑在技术的自由技术的使用过程中,要考虑第三方技术,在外部协作之中,技术的使用,企业发展之中一定有外部合作,相互之间关联,所以在外部服务之中在产生风险。一部分在外部的技术服务上,第二个是归类。

在委托开发的时候,我们作为企业资源工作者,要注意几个和合作开发的问题。

第一个方面,权属保障。保障作为第三方服务商供应商,你有保障的权利是你的,你不能确认本案必三方权利。造成权属保障。第二个方面,是免责声明。当然出现问题以后,我承担什么责任,我是不承担责任的,至少我不能承担。谈一谈责任是不是?第三个方面,责任承担。第四个方面,合法来源主张。

当我们碰到诉讼的时候怎么办?我们跟前面讲的这么多风险,也会碰到一些问题,来了怎么办?根据案情具体对照,提出专利无效,不侵权抗辩,还有现有技术抗辩,还有合法来源抗辩,当然合法来源抗辩还是要承担责任的,就停止侵权的责任,还有默认许可,当然还有一个在先使用,但是在先使用即时抗辩成立,也是要在原有的范围之内不能扩大。这是诉讼的策略。

讲一个案例。专利诉讼的风险应对。这家公司当时原告提出了1300多万元的诉讼。所有的都是具备的都是成立的,这也是我的案例。最后我们也提出了专利无效程序。无效接口上维持专利权有效。我们也没有提出上诉,无效的目的达到了,为什么目的达到!一审法院判决程序说综上,被告产品不具备涉案专利权利要求一的特征,过了被控侵权被控产品未落入原告专利权一的保护范围,不构成侵权。怎么达到的,通过无效程序里面的技术解释,我可以明确权利要求的保护内容,同时在诉讼程序的时候是禁止反悔。通过无效程序的技术解析以后,我可以在诉讼的过程中说你禁止反悔,所以最后变成我不侵权,这也是一种风险对应。我不讲专利诉讼的问题和应对的问题,就有两个启示,一个是抗辩应对的问题,无效程序,你可能有专利无效的风险。第二个是,我们作为IP工作管理者,要特别注意不能偷懒。

我们共享单车也是有专利诉讼,但是这种专利诉讼可以明确告诉他,这是专利的商业与运营的诉讼,因为中国现在强调一个是存量这么多不停地申请专利权已经是泛滥成灾了,已经是非常爆发式的增长了,同样要注重保护了。怎么保护,国家强调保护企业也有这种保护意识了,所以还有一个更重要是有商业利益了。所以大量的相关人员就会投入到商业利益上面的去运营去,所以各自领域都充斥着商业专利的商业诉讼和商业运营。共享单车就这样一个情况。所以最后这个专利也没打赢,不侵权。但是共享单车我可以告诉大家,每一辆共享单车要交十几块钱的专利费,这是想商业运营的一个案例。

第二个方面看一看,朗科当时我构建了它的模式,技术研发两条线,一条线做产品,一条线做专利,通过做产品与做专利的结合。产品通过市场运营,专利通过知识产权营销,相互组成,相互促进。最后这家公司最后变成海关的知识产权保护的头盘。查处的是侵权的优盘的产品特别多,现在他打诉讼打了上百家。看看他财务报表,2017年的财务报表是什么?营业收入九个多亿,其中专利授权许可收入4000多万,除了华为没有一家公司比他多这家公司从2002年开始就做专利运营,一直做到现在。它这个专利是99年11月份申请的,U盘的专利是1月份申请的,到明年过期,但是通过专利的布局以后,它可以运用到202几年,所以它还可以吃专利饭。光U盘产品,我们现在讲课的U盘产品,一个小小的专利能打出一家上市公司,同时每一年收费收专利费,整个收了专利费收了几个亿了这是叫专利运营商业运营。

前面讲的基于类别的知识产权管理,都讲专利,再讲讲商标,基于类别的知识产权管理里面,把商标板块我也列了一下,商品板块里面有几个风险。

第一个方面是标叫商业标识的权利化,比如有商标注册,驰名商标以及房抢注,防恶意。第二个方面是标识使用的规范化,要标识使用规范。第三个方面,当上升到一定高度的时候,进入的不仅仅是知识产权本身的时候,进入到品牌管理品牌运营的时候,你要做品牌的知识品牌管理,通过知识产权去做品牌管理,要做合规管理,授权管理和价值管理。第四个方面就是管控侵权的常态化,因为你不管控侵权就会碰到几个方面的问题。你的商标有可能被淡化,你放任这种侵权行为的发生存在持续,你商标可能会被淡化,所以要积极主张侵权。

关于商标的权利标识法里面现在产生的一个行业,就商标注册。因为大量商业利润,商业价值,所以有好多商标在注册。作为企业资产管理工作要怎么办?要密切地监控商标的一些公告,要看一看有没有竞争对手或者是他人在注册抢注我们公司相同和相近似的商标。如果有的情况下要采取措施,要提出异议,要阻止他的授权,阻止它的注册,已经注册的要提出撤销或者提出争议,我自身要保护,要抢先注册以及跨入的注册,使它没有擦边球可达。还有防御性注册,跨入类的注册。

如果说不规范使用的情况下怎么办?不规范使用行为有很多种。可能会产生什么法律后果。第一个无法得到保护,第二个可能被撤销第三个可能侵犯他人的权利。这样的情形发生,你的法律你的商标会贬损或者损失或者价值就消失了。特别提一下我们的商标淡化问题。实务管理的角度来说商标淡化的问题是有的。U盘就被变成通用名称了,淡化的原因有六、七种情况,本身的显著性很弱,权利人将商标把当作商品名称使用。消费者把商标当成商品名称使用,比如百度,百度一下,变成一个动词,慢慢就变成一个名称使用了。本田的汽车,本田的品牌在非洲是所向披靡中国汽车也在里面很厉害了,长期处于垄断地位,你长期处于垄断地位,使你的商标有可能会变成一个名称,变成一个手机品牌的名称,手机名称的一个产品名称,还有一个商标丑化以及被他人弱法,这种情况特别多。商标通过不断时间后,终于变成一个通用名称,为什么?第一点显著性比较弱。第二点被自己和他人变成一个通用名称使用。第三点在早期没有积极地主张自己的权利。当然还有一些其它的运营的原因,所以造成商标被通信化了。企业之中的常见的著作权风险的有这六个:第一个是基础性软件,比如office,Windows等基础性软件。第二个是行业性软件。第三个是图片。第四个是字体。汉仪字体,方正字体。第五个是原创代码或者是开源代码。第六个是原创内容。所以从版权的角度来说,我认为有三个观点:

第一个观点是在中美贸易占其国家强化知识产权保护的大环境下,企业经营运营过程中,著作权的风险将会大幅增加,而且赔偿额会越来越高。第二个观点是网络平台对禁止侵权产品,打击侵权行为,保护原创内容等领域进行了前所未有地强化。比如腾讯,这个是前所未有强化。淘宝是变成美国说它的最大的侵权平台却可能增势。第三个观点是中国即将进入商业化版权运营的时代

对于这种商业化的运营怎么办?我总结了四个字:沉,拖,调,诉这四个词大家参照适应

二、基于流程的知识产权

第二大板块就讲的是基于流程的风险与管理,其中我重点讲一下销售环节的风险。(一)要防止冒充假冒。因为都有冒充专利,假冒专利,商标也是一样,从公司自身的角度要杜绝假冒冒充行为,(二)还有专利申请早销售。要早销售,通过使用行为使用公开,你已经可能会丧失获得授权专利的权利了。所以这个是要早销售。(三)不正当竞争行为。要减少或者是打击,自身要减少,侵权了要打击这种不正当竞争行为。还有不正当使用行为,就是商标的不正当适应不规范,适应防范第三方风险。在销售环节里面,尤其是展会大家要注意一下,我们在展会的时候好多产品可能会被起诉的。

三、基于属性的知识产权

第三类就是叫属性,我把它分为人员,技术,标识,版权,信息。人员,做好人员管理,涉及到商业秘密,涉及到职务发明,这是人员管理。技术,做好专利保护,做好商业秘密保护。标识,涉及到两个方面,一个商标的保护,一个是版权的保护。版权,大IP。信息,作为企业也有隐私信息,如果泄露的情况下就涉及到商业秘密,或者是对自身企业发展是不利的,所以讲要商业秘密。商业秘密的价值很重要,商业秘密我认为是企业的核心竞争力,摄入商业秘密是最大的危害。商业秘密管理的目标:第一个,是不该获得商业利益的人不能获得;第二个,获得商业秘密的人拿不出去,第三个,拿出去的应该合法合规。第四个,必须留下痕迹。第五个,要需要打击制裁,必须要有制裁措施。

这是我们商业秘密管理的目标,否则你扯不清。商业秘密管理最好的在一定程度上是可口可乐。到目前都不知道配方是什么,全世界就几家几个人

商业秘密重点的体系模块有四大部分,两个支撑,一大要点。四大部分:人、信息,设施、场所。两个支撑:技术支持和制度保障。要点:组织管理执行。

所以商业秘密的管理是错综复杂的,而且大家认为申请专利的成本高,还是商业秘密的成本高?我认为保护商业秘密的成本远远大于申请专利的成本。

四、基于管理的知识产权

管理这一块知识产权风险分为一个是外部风险,一个是内部风险。外部风险,是侵权的风险和许可使用风险以及外部协作合作的风险。内部风险,权力化。获得权利是有成本的。还有一个成本就是财务成本的管理风险。

成本内部管理有个成本管理,成本管理一般来讲分为六大方面:第一个方面就是权力化的成本。第二个是维持权力的费用成本。第三个是保护专利权利的成本。第四个是授权与许可的成本。第五个是风险规避成本。第六个是组织管理成本。

做一个总结。企业知识产权风险管理就是前面几大板块,但是最关键的大家忽略了一个问题。第一个企业战略。综合性的系统性的应该是企业战略,最大的风险和管理是战略的风险与管理。企业的战略才是我们最大的风险。还有组织管理,你的团队的组织管理。

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