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美国商标法中淡化判断的考量因素
2014年8月19日
 
——从Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee Inc.案谈起
 
阮开欣
 
  2013年11月15日,美国联邦第二巡回上诉法院对经历了长达12年诉讼之久的Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee Inc.案[1](以下简称“Charbuc k s”案)作出了最终的判决,这标志着美国商标法关于淡化规则的进一步发展和明晰,此案被《知识产权管理》评为2013年度全球最具影响力的40大知识产权案件之一。[2]有人评价:“此案是对于美国联邦商标淡化法在过去几十年混乱发展的名副其实的百科全书(veritableencyclopedia)。”[3]
 
  一、 案情介绍
 
  原告Starbucks公司从1971年在西雅图的一家小咖啡店发展成如今全球知名的咖啡店和咖啡产品的提供商,在世界各地拥有8700个零售点,在2004年的收入高达53亿美元。它在美国拥有至少56个有效的注册商标,包括“Starbucks”商标,它所有的咖啡店及其网站上都有该商标。Starbucks公司投入了大量的时间、精力和金钱来宣传和推广“Starbucks”商标,如在2000年到2003年之间,它花费了1.3亿美元用于广告宣传。原告还积极进行监管并要求停止对其商标侵权使用,在必要的时候会提起诉讼。因此,“Starbucks”商标完全符合《美国联邦商标淡化法案》(FTDA)对于“驰名商标”的要求[4]。
 
  被告Black Bear公司生产和销售烘焙咖啡豆和相关产品,在新英格兰和新罕布什尔州都有一定的市场。在1997年,被告开发了一种名为“Charbucks Blend”的混合咖啡(“char”在英文里是碳焦的意思,这种咖啡被烘焙出深黑色),以“Mr. Charbucks”(“Charbucks先生”)作为品牌名称开始销售,由此被告开始大量使用“Charbucks” 商标。被告不但知晓“S t a r b u c k s”商标,而且其使用“Ch a r b u c k s”商标的部分原因是在于公众已经认识到Starbucks公司所烘焙的咖啡是非同一般的深黑。
 
  Starbucks公司在2001年提起诉讼,其中最主要的诉因就是商标淡化中的弱化(blurring),即“通过商标或商号与驰名商标之间的相似而引起的联想,损害了驰名商标的显著性”[5]。联邦第二巡回上诉法院曾两次将此案发回地区法院重审,最终认定原告没有证明出淡化的可能性(likelihood ofdilution),从而驳回了原告的诉讼请求。
 
  二、 美国商标成文法中判断淡化的考量因素具有非周延性
 
  商标法的淡化理论是随着市场经济发展而产生的规则,其历史较短而仍需较大的发展空间,因而在淡化理论下商标权的权利边界还具有一定的模糊性。美国在2006年通过了《商标淡化修改法案》(TDRA),在FTDA的基础上进一步明确了对淡化可能性的判断,为法院对商标淡化的适用提供了指导标准,其规定了六个考量因素:“1、商标或商号与驰名商标之间的相似性程度;2、驰名商标的固有或获得显著性程度;3、驰名商标的权利人实质性地排他性使用其商标的程度;4、驰名商标受认可的程度;5、商标或商号使用人是否有建立其与驰名商标产生联系的意图;6、商标或商号与驰名商标之间存在的实际联想。”[6]
 
  这些所列举的考量因素对于淡化判断具有非周延性和开放性,并非封闭式地穷尽所有考虑因素,最终的判断标准还是联想(association)的可能性是否在一定程度上损害了驰名商标的显著性。对此,美国商标法著名学者McCarthy教授甚至将这些因素评价为不完全性(incomplete)和误导性(misleading)。[7]在“Charbucks”案中,法院也指出:“在考量这些因素的时候,我们要再三注意这一标准的灵活性,其最终的问题是,判断‘Charbucks’商标是否可能导致由其与‘Starbucks’商标之间的相似而引起的联想,从而通过特定的方式损害‘Starbucks’商标指明其商品来源的能力。”[8]
 
  三、淡化判断的考量因素需在个案中综合考虑,并不单独具有决定性
 
  每个因素在淡化判断中所占的比重需要视具体个案而综合考虑,单个因素并不起决定性作用。例如,对于第5因素,在曾经的Federal Espresso案[9]中,被告希望产生联想的意图在该案的淡化判断中起到了重要的作用。而在“Charbucks”案中,虽然在被告意图的因素上有利于原告,且原告提出了Federal Espresso案作为判例法依据,但法院并不认同该因素在本案中存在重要地位。[10]
 
  对于第1因素,第二巡回上诉法院在“Charbucks”案中再次确认相似性程度只是考量因素,而较高的相似性程度并非淡化可能性的必要前提。地区法院在初审中认定,“Starbucks”商标和“Charbucks”商标之间只具有最低的相似性(minimal similarity),地区法院认为仅仅在这一因素上具有最低相似性就足以否定淡化可能性,但上诉法院并未采纳这种说法,只是肯定在没有任何相似性的情况下才可以排斥淡化的可能。[11]
 
  对于第6因素,上诉法院也通过历史解释重申了实际淡化并不是淡化可能性的必要前提。在2003年的Moseley案[12]中,美国最高法院要求原告在淡化诉讼中必须证明实际淡化,这一判决直接导致了国际商标协会(INTA)的立法游说,国会最终颁布TDRA,从而推翻了这一结论。[13]
 
  四、调查问卷在淡化诉讼中的作用及应注意问题
 
  实际淡化是指存在实质性数量的普通消费者对驰名商标和在后商标之间产生联想,是淡化可能性中最为关键的考量因素。而调查问卷则是实际淡化最为直接和主要的证据,可见调查问卷在淡化诉讼中的重要地位。在“Charbucks”案中,调查问卷就是影响整个案件结果的争议焦点。原告委托了调查专家Warren J. Mitofsky对600位普通用户进行电话调查。当被询问“在您听到‘Charbucks’这个名字(拼写是C–H–A–R–B–U–C–K–S)的时候,您脑海里想到的第一件事物是什么?”有30.5%的受访者回答“Starbucks”,有9%的受访者回答“咖啡”。当被询问“您认为叫做‘Charbuc k s’的商品会是由哪个公司或商店提供的?”有3.1%的受访者回答“Starbucks”,有1.3%的受访者回答“ 咖啡屋”。Mitofsky先生进一步指出:“消费者对于‘Charbucks’名字在脑海中的首个联想是‘Starbucks’。”
 
  但是,法院认为这项调查问卷对于实际淡化的证明价值是非常低的,这不仅是由于消费者对其产生实际联想的比例比较低,更在于该调查存在严重的采信缺陷,即受访者在调查中只接触到单独“Charbucks”文字,而没有接触到该商标的整个背景(context)。“Charbucks”商标的背景包括其与“Mister”和“Blend”词语搭配、商品包装(packaging)和网站,通过电话方式的调查问卷没有让受访者在背景下接触到商标,这就影响了实际淡化的真实结果。因此,从该案中可以获得警示,在商标诉讼中,调查问卷应注意向受访者同时展现被控侵权商标的背景,否则该证据就存在瑕疵。
 
【注释】:
[1] Starbucks Corp. v. Wolfe^s Borough Coffee, Inc.736 F.3d 198(C.A.2
(N.Y.),2013.).
[2] 40 CASES OF THE YEAR, h t t p://www.ma n a g i n g i p.c om/
Article/3287657/Americas-Cases.html 2014年3月12日访问。
[3] UliWidmaier, Starbucks v. Wolfe’s Borough isOver: An Object Lesson
in the Do’sand Don’ts of Dilution Litigationhttp://www.pattishall.com/pdf/
January%202014%20Newsletter2.pdf2014年3月12日访问。
[4] See 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A).
[5] 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B).
[6] Id.
[7] McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24:119 (4th ed.).
[8] Starbucks Corp. v. Wolfe^s Borough Coffee, Inc. 736 F.3d 198, 211
(C.A.2 (N.Y.), 2013.).
[9] Federal Express Corp. v. Federal Espresso, Inc., 201 F.3d 168 (2d
Cir.2000).
[10] Starbucks Corp. v. Wolfe^s Borough Coffee, Inc. 736 F.3d 198, 212
(C.A.2 (N.Y.), 2013.).
[11] Starbucks Corp. v. Wolfe^s Borough Coffee, Inc. 736 F.3d 198, 211
(C.A.2 (N.Y.), 2013.).
[12] Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115,
155 L.Ed.2d 1 (2003).
[13] Starbucks Corp. v. Wolfe^s Borough Coffee, Inc. 736 F.3d 198, 206
(C.A.2 (N.Y.), 2013.).
 
来源:《中华商标》2014年第4期
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