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美国最高法院2013年开庭期知识产权判例解析
2014年12月30日

金海军

  
  引言
 
  美国司法系统有联邦法院与州法院之分,其中,联邦法院管辖的案件是基于联邦法律而发生的争议。美国知识产权法绝大部分由联邦制定法(Federal statutes)所组成,例如《专利法》(Patent Act)、《著作权法》(Copyright Act)以及调整商标与不正当竞争问题的《兰哈姆法》(Lanham Act)等,当然,作为典型的普通法系国家,美国法院的判例也是其法律的重要组成部分。因此,美国的知识产权案件主要由联邦地区法院(district courts)一审管辖,这些地区法院按地域共划分为94个;当事人对一审判决不服的,可以上诉至该地区法院所对应的巡回上诉法院(circuit courts)。全美国共有12个按区域划分的巡回上诉法院(circuit courts),以及一个联邦巡回上诉法院(the Court of Appeals for the Federal Circuit,简称CAFC)。后者成立于1982年,也是全国唯一不按区域划分的联邦上诉法院[1],其对专利案件的上诉享有专属管辖权。与其他知识产权案件不同,专利案件的当事人若对于一审判决不服的,不能按照作出一审判决的地区法院所在区域而上诉至相应的巡回上诉法院,只能上诉于位于首都华盛顿的联邦巡回上诉法院。
 
  对于上诉法院的判决,当事人可以再次上诉于美国最高法院(U.S.Supreme Court)。这就是所谓的三审终审制度。但与我们通常理解有所不同的是,向最高法院的上诉被称为申诉(petition),并且只有极少数的上诉申请能够被最高法院受理。最高法院决定受理案件的,就会发出调卷令(writ of certiorari,简称certiorari)并安排进行听证,并对其中大部分案件作出正式的书面判决。此外,最高法院是按一个开庭期(term)来计算的。每个开庭期是从当年10月至次年10月,故有时又称为十月开庭期(October term)。但是最高法院并非全年开庭审案,它只在当年10月的第一个星期一开始到次年6月底或7月初为止的这段时期进行案件审理和判决,故其实际审判时间也就只有9个月。目前,每一开庭期有超过1万个案件上诉至最高法院,但只有大约100个案件在被受理后进入开庭听审。听审由所有大法官参加,双方当事人的律师向大法官作言词辩论,通常为各方30分钟,其中包含大法官提问时间。最高法院正式发布书面判决的案件,每年一般只有80~90件。[2]最高法院的判决一经宣布,即在其官方网站公布。[3]此举可以很方便地让人们获得其判决意见;本文作者亦得以迅速获得第一手资料,并进行分析解读。
 
  一直以来,最高法院受理并作出判决的知识产权案件数量非常之少,往往在一个开庭期的判决中,仅有1~3份判决属于知识产权案件。从目前情况看,最高法院审理的知识产权案件中以专利案件为多,但它在以往却很少审理专利案件。特别是1982年成立联邦巡回上诉法院之后的最初10年当中,最高法院只作过3个专利案件的判决,[4]以致联邦巡回法院被人称作“事实上的专利最高法院”(de facto supreme court of patent)。[5]从20世纪90年代中期开始,最高法院开始增加对联邦巡回上诉法院判决的复审,不过,其早期所受理的案件还是侧重于管辖与其他程序问题。[6]在最近十年里,最高法院在这方面风格丕变,开始越来越多地受理专利案件的上诉,而且作出不少针对实体法问题的判决。其中涉及的问题就包括可授予专利权的对象、非显而易见性标准、权利用尽、专利权的保护等。有学者据此指出,这是最高法院在专利案件上的全面回归(holistic turn)。[7]在知识产权的其他领域,最高法院的回归虽非如在专利领域那么明显,但相关案件的数量也在稳定增长。例如,在2000~2007年间,最高法院的知识产权判决一般是每年1~3件,[8]但是,到最近五年,该数量已经翻倍。2012年开庭期,知识产权判决的数量达到6件。[9]而在刚刚结束的2013年开庭期,最高法院共计作出75件判决,为近五年数量最少,但其判决的知识产权案件数量反而达到破记录的10件之多(参见表1),占到本年度全部判决的13%。这是很值得关注的现象,需要我们对知识产权案件从个案到整体作一些分析,以利于我们把握美国知识产权制度发展的动向。
 

 
  以下首先根据案件所涉及争议的性质,按照专利权、著作权、商标与不正当竞争,以及先实体后程序的顺序,就这些判决分别介绍其基该案情、裁判结果,然后阐述其判决理由与论证过程,最后提出本文的观察与评论。
 
  一、软件发明属于抽象思想的不可专利
 
  (一)AliceCorp.v.CLSBankInt’l案基本案情
 
  涉案专利是Alice公司拥有的美国专利第5970479号、6912510号、7194720号和7725375号,但当事人同意以479专利的第33项权利要求作为方法专利的代表。该项权利要求是:
 
  “一种在当事方之间交换债务的方法,每一方在一交换机构拥有一个债权记录与债务记录,该债权记录与债务记录用于交换预先确定的债务,而该方法包括以下步骤:(1)为每一利益相关方创设一个影子债权记录与一个影子债务记录,并由交换机构的一个监督机构独立持有;(2)从每一交换机构为每一影子债权记录与影子债务记录获取一天开始时的平衡表;(3)对于导致债务交换的每一笔交易,监督机构相应调整每一相关当事方的影子债权记录与影子债务记录,只有当该交易在任何时候都不会导致影子债务记录的价值小于影子债权记录时,才允许其发生,而前述调整按时间先后进行;并且(4)在一天结束时,监督机构指示交换机构根据前述对被允许之交易的调整而对各当事方的债权记录与债务记录进行债权与债务的交换,该债权与债务是不可撤销的,因时间差所产生的债务由交换机构承担。”
 
  CLS银行在经营一种促进货币交易的全球网络业务,其于2007年提起诉讼,请求判令上述专利权利要求无效、不具有强制执行力或者其业务不构成侵权。Alice公司提出反诉,指控对方业务侵犯其专利权。当时恰逢最高法院在Bilskiv.Kappos案[10]中判决涉案的商业方法专利无效,因此,地区法院于2011年判决,认定该案所涉专利权利要求直接指向的是一种抽象思想,即“利用一个中立第三方来促进债务的同时交换,以使风险最小化”,因而不可专利(ineligible)。此案被上诉至联邦巡回上诉法院。该法院组成合议庭,驳回了一审判决,理由是该案没有明显的证据表明,这些权利要求直接指向一种抽象思想。但是,该法院随后同意组成全席审判庭(enbanc),重审此案。重审的结果是,在参加审判的10位法官中,有7位法官同意,涉案的方法专利与媒介专利权利要求不属于可专利的对象,而关于系统专利权利要求,则形成了5:5的投票结果,因此仍维持一审判决。由此可见,尽管上诉法院最终还是维持了一审判决,但法官之间对于此类对象究竟是否可以授予专利,还是存在相当大的意见分歧。[11]这一乱象也促使最高法院决定受理此案,从而在时隔三年之后再度就软件和商业方法的可专利性问题作出判决。
 
  (二)判决结果与依据
 
  最高法院于2014年3月31日进行听证,6月19日判决。托玛斯大法官(Justice Thomas)代表法院撰写全体一致意见,维持上诉法院的判决。换言之,该案一审、二审与终审判决的结果均相同,认为涉案权利要求的对象是一种不可专利的抽象思想,从而不属于《专利法》第101条规定的可专利的范围。其理由如下:
 
  1.在《专利法》第101条所规定的可专利对象中尽管没有明确规定,但法院在过去150年来的司法判例中一直认定,该条规定存在一个默示性例外,即“自然规律、自然现象与抽象思想”(laws of nature,natural phenomena,and abstractideas)是不可专利的。[12]因为这些东西相当于人类从事创造活动的“积木”(building blocks),不能为任何人所垄断;但是,由积木堆积而成的各种东西,则属于可专利的发明。
 
  2.法院必须首先确定所争议的专利权利要求是否直接指向某种不可专利的概念(patent-ineligible concept)。如果是,则需进一步追问,该权利要求的组成部分,无论是单独还是组合起来看,是否“将该权利要求的本质特征转换为一种可专利的应用”。
 
  (1)法院认为,该案的权利要求指向的是一种不可专利的概念,即关于第三方居中结算(intermediated settlement)的抽象思想。在此部分,法院回顾了Benson,Flook, Diehr以及最近的Bilski案件。[13]特别是将Bilski案件中所涉及的套期保值(hedging)与该案中的结算风险进行对比,说明两者都是现代经济学中的“积木”。
 
  (2)在第二步中,法院比较了2012年Mayo案。[14]该案的方法专利权利要求,只是要求通用性计算机应用(generic computer implementation),这并不符合将抽象思想转换为可专利发明的要件。第一,仅仅把计算机引入到专利权利要求中,并不能因此让它成为可专利的对象。比如,在Mayo案中,在抽象思想的后面加上“将之应用”(apply it)字样,并不能说就是对抽象思想的应用;又比如,在Bilski案中,将抽象思想限定于“某一特定技术环境”,这也不能因此而具有可专利性。在该案中,当事人在陈述某一抽象思想时加上“将之用于一台计算机”字样,但这只是把两个步骤简单结合起
来,同样不足以使之可专利。通用性计算机的应用,通常并没有“增加特征”,而只是以撰写权利要求书的方式,意图垄断抽象思想本身。第二,该案的第33项权利要求只是教导使用人将有关居中结算的抽象思想应有于一台通用性计算机。如果单独看其中的任一步骤,均属于通常做法;将它们结合起来,也只是重述了由一台通用计算机来操作实现居中结算的概念。它们并没有提出关于计算机本身功能的改进,也没有在任何其他技术领域的改进。因此,这样做不足以导致将抽象思想转化为一种可专利的发明。
 
  (3)Alice公司的系统权利要求与媒介权利要求同样没有为抽象思想提供实质性东西,因此,根据第101条,它们也是不可专利的。索托马约尔、金斯伯格、布雷耶大法官对该案共同发表了非常简短的同意意见(concurring opinion)。他们同意最高法院的意见,但是认为,相关理由在Bilski案已经阐明:纯粹描述商业方法(a method of doing business)的权利要求并不符合《专利法》第101条规定的“方法”(process)。而且,该案争议的方法专利权利要求就是为一项抽象思想所撰写的。因此,它们不属于可专利的对象。
 
  二、专利说明书必须清楚准确
 
  (一)Nautilus,Inc.v.BiosigInstruments,Inc.案基本案情
 
  《专利法》第112条第2款规定:专利说明书在最后部分必须“提出一项或多项专门指出并且清楚声明的权利要求,其对象为申请人所指认的发明”。[15]涉案专利是用在健身器械上的心率监测仪,该案争议就是如何正确解读该法律规定中的“清楚与准确”的要求(clarity and precisiondemand)。
 
  涉案专利是美国专利第5337753号,于1994年授予Lekhtman医生,后者将之转让给Biosig设备公司。按照专利文件所述,以往的心率监测仪常常在计量与每次心跳相对应的心电图信号(electrocardiograph/ECG signals)时不太准确,因为它们受到肌电图或肌电图信号(electromyogram/EMG signals)的干扰,例如在抬动胳膊或手持监测仪时。这些肌电图信号可能“掩盖”了心电图信号,导致其无法被测到。这项发明所主张的就是,通过消除这种干扰而改进现有技术。该发明的焦点是对EMG与ECG波形的区分:从使用者左手测得的ECG信号与从右手测得的信号,极性相反;而从两手测得的EMG信号则极性相同。专利产品就是应用了这一原理,其权利要求1除其他要素外,还包含一个安装在显示设备上的圆柱条;带有差分扩大器的电子电路;在该圆柱条的两端各半部分,“以彼此形成一定空间关系”而安装一个“带电”电极与一个“普通”电极。
 
  Biosig公司提起侵犯专利诉讼,指控Nautilus公司未经许可,销售了包含有专利技术的运动器械。联邦地区法院在举行解释专利权利要求的听证之后,作出了有利于被告Nautilus公司的简易判决,理由是在该权利要求中的“以彼此形成一定空间关系”(in spaced relationship with each other)一语,不符合《专利法》第112条第2款的明确性要求。在上诉审中,联邦巡回上诉法院撤销一审判决,发回重审,认为只要该权利要求“可修正地进行解释”(amendable to construction),并且在解释之后不会陷于“无法解决的模棱两可”(insolubly ambiguous)之中,就是符合明确性要求的。
 
  (二)判决结果与依据
 
  最高法院于2014年4月28日审理该案,6月2日作出判决。金斯伯格大法官(Justice Ginsburg)代表法院撰写一致意见:撤销联邦巡回法院的判决,发回重审。其理由如下:
 
  1.如果根据专利说明书和申请过程的文件,专利的权利要求并不能以合理的确定性而向本领域普通技术人员传达关于该发明范围的信息,那么,该专利就可以因为不够明确而归于无效。该案当事人对以下各点表示同意:应当从拥有相关技术领域知识者的角度来判定专利权利要求是否明确;应当根据说明书和专利申请过程来加以解释;应当以专利申请之时作为判定的时间标准。当事人之间未能达成一致意见的是,第112条第2款所容忍的模糊程度究竟有多大。
 
 
  第112条所规定的明确性要求,必须考虑到语言固有的局限性。另一方面,某种程度的不确定性是“确保为创新提供适当激励的代价”;[16]专利文件不是写给律师看的,甚至不是给一般公众看的,而是写给那些在相关技术领域的技术人员看的。[17]同时,一项专利必须足够准确,对其所主张权利的范围作出清楚的公示(clearnotice),以便“向公众告知哪些地方仍然是向他们开放的”,[18]以此而避免“形成一个不确定的区域,致使企业和实验室在进入其中时可能面临侵权的风险”。[19]这里采用的标准是要求清楚(clarity),但同时承认,绝对明确是不可能达到的。这种理解与最高法院以往的意见相一致,即“法律所要求的专利权的确定性,是考虑到其发明的对象,而不超过合理的程度”。[20]
 
  2.联邦巡回法院的标准是容忍权利要求具有某种模糊性,但这并不符合专利法所要求的明确性。该法院所考察的是,涉案专利的权利要求是否“可修正地进行解释”抑或存在“无法解决的模棱两可”,但是,这一调查模式缺乏《专利法》第112条第2款所要求的明确性。如果容忍模糊性而导致一项权利要求存在“无法解决的模棱两可”,则将减弱明确性要求所具有的向公众公示的功能,从而形成不利于创新的“不确定性区域”(zone of uncertainty)。[21]尽管联邦巡回法院对“无法解决的模棱两可”一语作出了较为全面的表达,可能更接近于制定法所规定的范围,但是,最高法院还是必须确保联邦巡回法院的标准至少“在基本调查方面是可靠的”[22]。联邦巡回法院在最近所作的关于《专利法》第112条第2款的判决中,充斥着诸如“可修正地进行解释”与“无法解决的模棱两可”之类的表述,就此而言,这些都是不符合专利法规定的要求的,并且可能导致各下级法院和律师界缺乏一种可靠的指南针而在专利海洋中放任自流(leave courts andthe patent bar at sea without a reliable compass)。
 
  三、若不存在直接侵权即不构成专利引诱侵权
 
  ( 一 )Limelight Networks,Inc.v.AkamaiTechnologies,Inc.案基本案情
 
  麻省理工学院是美国专利第6108703号专利(简称703专利)的受让人(即专利权人)。该专利的权利要求是一种利用“内容传输网络”(content delivery network /CDN)来传送电子数据的方法。Akamai公司是该专利的独家被许可人,其在全国各地设有许多服务器来传送数据内容。内容提供者(亦即网站的所有人)通过与Akamai公司订立合同,可以向互联网用户传输其网站的内容。该项专利使得网站可以把大容量内容——比如视频或者音乐文件——存储在Akamai的服务器中,而互联网用户可以直接从这些服务器中提取内容。这种把指定内容存放于Akamai服务器的做法,就被称为“标签”(tagging)。这种做法可以大大提高互联网用户接入网站的速度。
 
  Limelight公司经营内容网络传输业务,其业务涉及对703专利中所主张权利要求的若干步骤的实施。但是,它并没有把客户网站中意图存储在其服务品中的内容进行标签,而是要求其客户自行做出标签。
 
  2006年,Akamai公司在联邦地区法院起诉Limelight公司侵犯其专利权。案件经由陪审团审理,被认定构成侵权,判决赔偿4千万美元。恰在此时,联邦巡回上诉法院就Muniauction,Inc.v.Thomson Corp.案[23]作出判决,影响了该案的结果。在Muniauction案中,被告实施了专利方法的某些步骤,其客户则根据被告提供的计算机系统和使用说明,实施了其余步骤,而联邦巡回法院认为:直接侵权的构成要件是由一位当事人实施专利方法的每一步骤。如果这些步骤实际上由多人完成,但只有一个被告对于全过程实施“控制或指示”(control or direction),那么,每一步骤应当归属于该控制方,从而也构成直接侵权。据此,联邦巡回法院在该案中认定,被告并不构成直接侵权,因为它没有对客户实施的这些步骤进行控制或者指示。
 
  Limelight公司在此前曾经提出动议,要求将该案作为法律问题判决(judgment as a matterof law),但遭到地区法院的拒绝。现在有了Muniauction案,Limelight公司遂重提动议,终于被地区法院接受。于是地区法院重新判决,Limelight公司同样也不构成直接侵权。案件又上诉至联邦巡回法院,该法院组成的合议庭维持一审判决。此后,该法院又以全席审理(en banc)的形式在2012年重审此案,判决撤销前判,认为该案被告虽然不能根据《专利法》第271(a)条而构成直接侵权,但有证据表明其可以根据第271(b)条而构成引诱侵权。联邦巡回法院的解释是,当被告实施专利方法的某些步骤,并且鼓励他人实施其余步骤时,应当根据第271(b)条承担法律责任,即使在此情况下由于实施其余步骤的他人并非该被告的代理人,也不受其指示或者控制,从而无人应当承担直接侵权责任。联邦巡回法院对于这一点并没有争议,即如果不存在直接侵权就不可能有间接侵权(there can be noindirect infringement without direct infringement),但它又解释称,“要求提供直接侵权的证据,并不等同于要求证明只有一个当事人作为直接侵权人承担责任的证据”。
 
  (三)判决结果与依据
 
  最高法院于2014年4月30日对此案举行听证,6月2日作出判决。艾略托大法官(JusticeAlito)代表最高法院撰写了一致意见,撤销联邦巡回法院的判决,发回重审。最高法院认为,如果根据《专利法》第271(a)条或任何其他条款,无人构成直接侵权,那么被告不可能根据第271(b)条而构成引诱侵权。理由如下:
 
  1.引诱侵权责任必须取决于直接侵权。[24]假定Muniauction案的判决正确,那么被上诉人的专利方法并没有受到侵犯,因为该专利方法所有步骤的实施并不能归结到任何某一个人的身上。既然直接侵权并没有发生,就不可能存在第271(b)条所规定的引诱侵权。联邦巡回法院对此持有相反观点,但这样一来,将使第271(b)条所确立的标准无以为继,并使得法院形成两套互不相干的侵权法体系。最高法院对第271(b)条的解释还可因第271(f)(1)条而得到强化,后一条款说明,国会知道如何在当事人希望实施但自己又未实施侵权行为时对其施加引诱侵权的责任。将在不同情况下可能构成侵权的行为用来认定帮助侵权(contributory infringement),这种观点已经被法院所否定,[25]因此,同样的规则也应当适用于引诱侵权的情况。
 
  2.被上诉人主张,侵权法和刑法上的帮助、教唆规则(aiding and abetting doctrine),以及在1952年《专利法》(即美国现行专利法)之前存在的专利法原则,可以支持联邦巡回法院对第271(a)条的解释。但是最高法院认为,这样的主张也不足采信。尽管这样一来,本来构成侵权的人可能将专利方法的某些步骤分散到其他与之无关的人身上,从而逃避法律责任,但这只是联邦巡回法院对第271(a)条的解释所产生的一个结果;即使意图防止出现这样的结果,也不能证明该法院根本性改变引诱侵权规则就是正当的,因为这一规则是由《专利法》的条文和结构所明确规定了的。
 
  3.该案的问题显然集中在第271(b)条上,并且Limelight公司并没有实施第271(a)条的直接侵权行为,因此,最高法院对于联邦巡回法院在Muniauction案中的判决正确与否,并未作出认定。
 
  四、在例外情形中可以对胜诉方判赔律师费
 
  根据美国《专利法》第285条,地区法院有权在专利诉讼中判决律师费由何方承担,“法院在例外情形中可以对胜诉方判赔合理的律师费”。[26]普通法中的一般规则是,当事人自行承担律师费,因此,专利法的这一规定本身就属于“例外”的特殊情形。问题是,如何认定“例外情形”。联邦巡回法院在Brooks Furniture案[27]中认定,只有以下两种情形属于《专利法》第285条规定的“例外情形”:存在某种重大不当行为(material inappropriate conduct);在具有主观恶意(subjective bad faith)并且没有客观依据(objectively baseless)的情况下提起诉讼。最高法院在2013年开庭期当中,就此问题连发两个调卷令,以审查联邦巡回法院的上述规则是否符合专利法的相关规定。2014年4月29日,最高法院对该两案作出判决,重新解释了在专利案件中律师费承担的法律规定。
 
  (一)Octane Fitness, LLC.v.ICON Health & Fitness,Inc.案基本案情
 
  该案当事人系运动器械生产商。ICON健身公司拥有美国专利第6019710号(简称710专利),这是一种椭圆形运动器械,可以根据使用人的步幅加以调整。ICON公司尚未就该专利所披露的器械进行商业性销售。Octane健身公司生产的产品中包括椭圆形运动器械Q45和Q47。ICON起诉Octane侵犯其专利。联邦地区法院于2011年判决,被告的器械没有侵犯专利。被告Octane于是提出动议,要求根据《专利法》第285条判赔其律师费。地区法院根据BrooksFurniture案的标准,驳回Octane的动议,理由是,Octane无法证明ICON的起诉在客观上毫无依据并且在主观上具有恶意。双方当事人分别就不构成侵权的判决以及拒绝判赔律师费提起上诉。联邦巡回上诉法院维持了一审判决。案件继续上诉至最高法院。
 
  (二)判决结果与依据
 
  索托马约尔大法官(Justice Sotomayor)代表最高法院撰写判决,撤销联邦巡回法院判决,发回重审。该判决几乎就是一致意见,因为其余法官均表示同意,只有斯卡里大法官对于该判决书的第1~3个注释未表示同意。最高法院认为,Brooks Furniture案所确立的标准过于僵硬,并且对于专利法赋予地区法院的自由裁量权施加了不应有的限制。
 
  1.《专利法》第285条对法院在判赔律师费的自由裁量权上所规定的唯一的限制条件是:它只能适用于“例外”情形。由于《专利法》没有对这一术语作出定义,因此,只能根据通常含义(ordinary meaning)来解释。索托马约尔大法官借用1934年版的《韦氏新国际词典》[28]认为,1952年制定《专利法》时,国会使用“例外的”一词是指“不普通的”、“罕见的”或者“不寻常的”。因此,“例外”情形只能就一方当事人在诉讼地位(考虑案件适用的法律与案件事实)的实体性强度相关的方面与他方当事人相比是否突出,或者案件起诉时的不合理之举等方面加以考察。地区法院可以考察案件的各个方面,以个案形式行使其自由裁量权。
 
  2.Brooks Furniture案所提出的框架,是在《专利法》条文本身所固有的灵活性之上添加了一个僵硬的框框。其一,该框架将此种情形分为两类,过于局限。第一类案件涉及的是被诉的侵权行为或者其他不法行为,而这些行为在很大程度上就是单独可以受到制裁的行为,包括“故意侵权、在取得专利过程中存在欺诈或其他违反衡平法的行为、在诉讼中的不当行为、无理缠讼或者不正当提起诉讼等”。但是,以此为标准并不恰当。地区法院在一方当事人的不合理行为变得很“例外”时,即可以判赔律师费,而不必限定于那些可单独受到法律制裁的行为出现时,才予以判赔。对于第二类案件,地区法院必须确定当事人提起诉讼时既无客观依据,又有主观恶意才可以判赔律师费。最高法院认为,要求两个条件兼备,属于限制过多。原告起诉的主观动机即使低于“恶意”(bad faith)标准,也足以被认定为“例外”情形。
 
  其二,Brooks Furniture案提出的标准过于严苛,这将使得第285条在很大程度上变得多余。最高法院早就承认,对于当事人自行承担律师费的“美国规则”(American rule)存在着一种普通法上的例外。这是法院权力范围内固有的例外,即法院对于“故意违反法院裁定的行为”或者败诉方以恶意、放任或者出于压迫之理由而实施行为的案件,均有权对胜诉方判赔律师费,[29]为使第285条不致成为冗文,法院对之不应作过于狭窄的解释。
 
  其三,Brooks Furniture案要求当事人提出明确而具有说服力的证据(clear and convincingevidence),这是一种很高的举证责任。但《专利法》第285条并未规定任何特定的举证责任,因此,不能认为Brooks Furniture标准就是正当的。况且,最高法院以往解释类似的关于判赔律师费的法律规定时,也没有提出如此高的举证责任要求。
 
  (三)Highmark Inc.v.Allcare Health Management System,Inc.案基本案情
 
  Allcare公司拥有美国专利第5301105号(简称105专利),涉及对健保系统管理的使用复查。Highmark公司是一家健康保险公司,它向法院起诉,请求宣告105专利无效、不具有强制执行力,并且即使该专利有效,其行为也不构成侵权。Allcare公司则反诉其侵犯专利权。地区法院一审判决,Highmark公司不构成侵权。联邦巡回法院在上诉过程中维持了一审判决。Highmark公司随后提出动议,请求根据《专利法》第285条判赔其律师费。地区法院准其动议,理由是Allcare公司在诉讼中存在“无理缠讼”与“欺诈”行为。特别是,该公司将此诉讼作为其更为庞大之计划的一部分,即以信息调查为名,确定那些潜在可能侵犯其105专利的公司,然后以诉讼相威胁,迫使这些公司向其购买专利许可。地区法院判决赔偿数额如下:律师费4,694,727.40美元,开销209,626.56美元,专家费375,400.05美元。对于此判决,联邦巡回法院予以部分维持、部分撤销。对于指控Highmark公司的系统侵犯105专利的一项权利要求从而被认定为例外情形的部分,上诉法院予以维持;对于侵犯105专利的其他权利要求相关的部分,则被撤销。联邦巡回法院认为,由于判定是否“客观上没有依据”是一个法律问题,从而在上诉复审时需作为“全新”问题(appeal de novo)考察,而不必基于对下级法院的尊重(without deference)。该法院因此认定,Allcare的诉讼主张并非如此不合理,以至于任何理性的诉讼当事人都会认为没有胜诉的可能。且Allcare的行为也不属于Brooks Furniture案所确立的诉讼不当行为。Highmark公司不服判决,将案件上诉至最高法院。
 
  (四)判决结果与依据
 
  最高法院于2014年2月26日举行听证,4月29日作出判决。索托马约尔大法官代表最高法院撰写一致意见,判决撤销联邦巡回法院的判决,发回重审。其理由是:所有涉及地区法院根据《专利法》第285条而认定是否属于例外情形的各个方面,上诉法院应当审查的是该法院是否滥用自由裁量权(abuse of discretion)。在上述Octane v.ICON案判决之前,各地法院判决所依据的是联邦巡回上诉法院在Brooks Furniture案中所确立的框架。但Octane案判决以Brooks Furniture案框架过于僵硬为由,已经将之否定,从而,地区法院可以行使自由裁量权,决定其所裁判的案件是否属于第285条规定的例外情形。因此,Octane案判决可以适用于该案的处理。该案涉及的是自由裁量权问题的判决,传统上应以地区法院是否滥用自由裁量权为标准进行复审,[30]而不是对地区法院的判决重新审查。
 
  五、被许可人提起不侵权之诉的,仍应由专利权人承担侵犯专利权的举证责任
 
  (一)Medtronic,Inc.v.MirowskiFamilyVentures,LLC.案基本案情
 
  Medtronic公司的业务是设计、制造和销售医疗器械。Mirowski公司则拥有关于可移植心脏刺激器(implantable heart stimulators)的专利。1991年,两家公司达成协议,允许Medtronic公司付费使用Mirowski公司的某些专利。该协议还规定,如果Medtronic的新产品侵犯Mirowski的专利,则其享有一种选择权:补充未支付的使用费;或者在支付使用费的同时“以确认之诉(Declaratory Judgment action)而对侵权指控提出异议”。当然,Medtronic也可能根本不顾协议,拒绝支付使用费;在此情况下,Mirowski有权终止许可协议,并且提起侵权之诉。2006年,双方又达成一份协议,对于争议解决程序略作调整。其中规定,若Medtronic收到对方“及时发来的侵权书面通知”,而其选择以提起确认之诉来对抗侵权指控的,那么,它可以将有争议的许可使用费累积存入一个代管账户(escrowaccount),由在确认判决之诉中胜诉的一方获得该使用费。2007年,Mirowski通知对方,认为其有7种产品侵犯其专利中的多项权利要求。Medtronic则认为自己并不侵权,理由是其产品并未落入专利权利要求的范围,或者是相关专利权无效。Medtronic遂向联邦地区法院提起确认之诉,请求宣告其产品不构成侵权,并且相关专利权无效。同时,根据协议规定,Medtronic将争议的使用费存入代管账户。
 
  地区法院认为,Mirowski作为主张侵权的一方当事人,应当承担证明对方侵权的举证责任,而由于Mirowski未能证明Medtronic构成侵权,故判其败诉。联邦巡回上诉法院对于举证责任问题则得出了相反的结论,判决由作为确认之诉的原告Medtronic来承担举证责任。联邦巡回法院承认,通常情况是由专利权人而不是被控侵权人来承担证明侵权的责任,且并不因为专利权人成为确认之诉的反诉被告而发生举证责任的转移。[31]但该法院认为,当专利权人为确认之诉的被告,并且像Mirowski那样,由于“许可合同继续存在”而被“剥夺”了“反诉侵权”之主张的专利权人/被告,就应当适用不同的规则。在此情况下,提起确认之诉的当事人,亦即该案原告Medtronic公司就应当承担说服责任(burden ofpersuasion)。Medtronic不服判决,向最高法院申请调卷令,请求就上诉法院的举证责任规则作出复审。最高法院鉴于举证责任在专利诉讼中的重要性,准予受理。
 
  (二)判决结果与依据
 
  最高法院于2013年11月5日对该案举行听证,2014年1月22日作出判决。布雷耶大法官(Justice Breyer)代表最高法院撰写了一致意见,撤销联邦巡回法院的判决,发回重审。判决理由包括以下两个方面:
 
  1.联邦巡回法院对该案享有诉讼管辖权。根据法律规定,联邦地区法院对于“任何根据国会为专利而制定的法律所提起的民事诉讼”均享有专属管辖权,[32]联邦巡回法院对于地区法院“全部或部分根据第1338条”而享有管辖权的任何案件,均享有上诉管辖权。[33]《确认判决法》(Declaratory Judgment Act)并没有“扩张”联邦法院的管辖权;而联邦法院在确定确认判决案件的管辖权时,通常须考虑确认判决的被告“威胁起诉”的“特征”,亦即,被告假定的“胁迫诉讼”是否“必然涉及联邦的问题”。因此,如果Medtronic按照其所理解的权利而采取行动,提起确认判决之诉,停止支付专利许可使用费,那么,Mirowski就可以终止许可协议并提起侵权之诉。该诉讼系根据联邦专利法而提起,因为这是由“专利法所产生的诉因”。因此,该案的确认判决之诉尽管回避了假定的威胁诉讼,但它仍是根据联邦专利法而产生的。
 
  2.若被许可人针对专利权人提起确认判决之诉,请求宣告其产品对于被许可的专利不构成侵权,则专利权人应就侵权问题承担说服责任。
 
  (1)这一结论受到以下三个法律命题的有力支持。第一,专利权人通常应承担证明侵权的举证责任;[34]第二,《确认判决法》的实施只是“程序性的”,[35]而“实质性权利保持不变”;[36]第三,“举证责任”是“一项诉讼请求的实质性方面”。[37]以上三个法律命题结合起来就意味着,在被许可人提起的确认之诉中,证明侵权的举证责任仍然属于专利权人。对现实问题的考虑也可以得出同样的结论。假如依据诉讼形式而发生举证责任的转移,就可能使后来的诉讼给专利保护范围带来不确定性。这也可能因为迫使被许可人证明一个否定性结论(即不构成侵权)而导致案件发生不必要的复杂化。最后,举证责任的转移难以与《确认判决法》的基本目的相调和。联邦巡回法院的举证责任转移规则,使得确认判决程序处于不利状态,就此而言,该规则反而让《确认判决法》所试图避免的问题又回来了。
 
  (2)与此观点相反的那些论据也不足采信。首先,虽然在Schaffer v.Weast案[38]提出的“一般过错规则”(ordinary default rule)认为,原告若不能证明其主张,应承担败诉的风险,但是,该规则并不能支持联邦巡回法院的结论。Schaffer案并非确认判决之诉案件,并且它也说明了基本举证责任规则的例外情形。从该案的诉因来看,像该案这样的确认判决之诉正是Schaffer规则中的例外情形。其次,联邦巡回法院将其判决限于因许可协议而禁止专利权人提出侵权反诉的情形,但这并不能表明该判决在法律上能够合法成立。第三,有法庭之友意见书(amicus)提出,照此判决,就是允许被许可人迫使专利权人全面提起侵犯专利权诉讼。最高法院认为,如此看法并不成立,因为这样的诉讼只有在对专利的有效性或者申请存在一种真实且充分直接的争议时才可能发生。在该案中,Mirowski因指控Medtronic侵权而导致争议,且没有任何可信之理由说明为什么举证责任应当偏向于专利权人。从维持一种有效发挥专利制度作用而促进公共利益的一般角度看,也不应当改变关于举证责任的一般规则。因此,证明侵权的举证责任,仍应由专利权人承担。
 
  六、网络时代电视天线的应用与公开表演权的适用
 
  (一)ABC Inc.v.Aereo Inc.案基本案情
 
  《著作权法》第106(4)条规定,著作权人其享有著作权之作品有进行公开表演的专有权(exclusive right to perform the copyrighted work publicly)。同时,在第101条的定义条款中规定,“公开”表演包括“利用装置或方法向……公众传送或者以其他方式传播作品的表演……,无论公众是否可以在同一地点或不同地点以及是否可以在同一时间或不同时间内接收到表演……”简言之,在著作权法上的表演包括机械表演。在该案中,Aereo公司是一家科技型创业公司,其业务是有偿提供服务,让用户通过互联网观看与电视台实时播送的节目几乎同步的电视节目。具体做法是,Aereo系统由成千上万个小天线以及其他设备组成,被集中放置在一个大仓库里。如果用户想观看某一档正在实时播放的电视节目,他只要从Aereo公司网站的菜单中进行选择。服务器就会根据用户的选择,将其中一个天线调向对应的电视节目频道,转码器将接收到的电视信号转换为可由互联网传输的数据。服务器再将数据存储在Aereo硬驱中专门为每一用户设定的文件夹中,并且在保存节目数秒之后即开始向用户的显示器传输数据流。在整个过程中,用户观看的节目与实时播出节目之间有数秒钟的时滞。
 
  包括美国广播公司(ABC)在内的多家电视台以及全国橄榄球协会(NFL)等以Aereo公司侵犯其节目的著作权(公开表演权)为由,向纽约南区法院起诉,要求获得临时禁令(preliminary injunction)。地区法院驳回原告的诉讼请求,第二巡回上诉法院对一审判决予以维持。原告方遂向最高法院上诉并获得调卷令。
 
  (二)判决结果与依据
 
  最高法院在2014年4月22日举行法庭辩论,6月25日作出判决,以6:3的结果推翻了初审法院和上诉法院的意见,最终撤销上诉法院的判决,发回重审。布雷耶大法官代表法院撰写多数派意见,罗伯特首席大法官与肯尼迪、金斯伯格、索托马约尔、卡尔根大法官参加多数派意见。斯卡利亚大法官撰写反对意见,托玛斯、艾略托大法官参加反对意见。
 
  判决认为,Aereo公司的行为属于著作权法所规定的公开表演,构成对电视节目的侵权。具体理由如下:
 
  1.Aereo的行为属于“表演”,而不仅仅是向他人提供进行表演的设备
 
  (1)国会1976年修改《著作权法》的主要目的之一,就是为了推翻最高法院在之前的判例。最高法院1968年的Fortnightly案[39]中认定,社区天线电视(community antenna television/CATV)的提供者更像是一个观众而不是一个广播台,因为这一系统“只是通过提供一套更有效地连接电视机的天线,从而提高观众接收广播信号的能力”,故其不属于公开表演。在1974年的Teleprompter案[40]中,最高法院同样认为,CATV提供者从几百英里之外再传输电视信号,并不属于公开表演。“接收并且再传输广播电视信号供同步观看,实际上还是起着观众的作用,而无需考虑广播电视台与终端观众之间的距离。”这两个判例所确定的规则引起很大的争议。
 
  (2)国会在1976年修改《著作权法》,在很大程度上否定了Fortnightly案与Teleprompter案判决。根据现行著作权法的规定,对视听作品的“表演”是指“以连续方式展示其图像或者使人听到其配音。”[41]因此,广播组织和观众都在进行“表演”,因为他们都在展示电视节目图像和节目声音。国会在《著作权法》第101条的转播条款(Transmit Clause)中专门规定,向公众转播表演的,也是在进行表演。这就清楚地表明,诸如CATV系统之类的做法,其本身就是表演,即使它只是提高了观众接收电视信号的能力。《著作权》第111条则进一步规定了复杂的许可计划,包括强制许可收费的条件等,以便有线电视系统能够向公众转播电视节目。通过上述立法修改,国会把有线电视活动纳入著作权法的调整范围。
 
  (3)Aereo的行为与CATV实质性相似,因此,Aereo不只是设备提供者。Aereo允许其用户观看实时播出的电视节目,而这些电视节目大多数是享有著作权的。Aereo利用其自己的设备,而这些设备集中放置在仓库中,并非放置在用户的房间里。通过其技术,Aereo系统接收到各电视台向公众播出的节目,再将节目通过私人频道发送给更多的观众。法院承认,在Aereo系统与有线电视系统之间确实存在差异:有线电视系统的转播是随时进行的,而Aereo系统只有在用户表示其希望观看某一节目时才启动,否则保持不动。但是,考虑到Aereo与传统有线电视系统之间的相似性太大,这一技术性差别就不是关键性的了。
 
  2.Aereo是对电视节目的“公开”表演
 
  当事人争议的焦点在于,Aereo所转播的是什么表演?电视台认为,Aereo传输的是它们作品的既有表演(prior performance),而Aereo则主张,其所传输的是因转播行为而产生的新的表演(new performance)。最高法院基于论证的需要(arguendo),推定Aereo的主张正确,即从处理该案的角度考虑,对一视听作品之表演的转播,意味着对作品同步传播图像和声音。据此,Aereo用户观看的电视节目,就是Aereo转播的表演。
 
  Aereo主张,其转播是从为每一用户专门设置的文件夹中发出的,所使用的是为各人分配的天线,并且每一转播只能供一个用户观看,因此,其转播并不是“向公众”(to the public)表演的行为。法院对此认为,从国会的规制性立法目的(regulatory objectives)看,这些幕后的技术差异并不能使Aereo系统与有线电视系统有什么差别,而后者已经被认为属于公开表演。从国会的立法意图看,对著作权的保护就应当使之免于受到像Aereo这样未经许可实施的行为,正如使其免于受到有线电视系统的行为那样。
 
  《著作权法》第101条的“转播条款”实现了国会的目的。根据该条款,他人可以通过多点转播(multiple transmission)而实现对同一作品的一次表演的转播。因此,当其向多人传输实时图像与声音时,就是在“转播表演”,而不管其传输的次数以及在转播时是否使用同一作品的复制件,或者像Aereo那样,是否使用为每一观众所设定的个人复制件。
 
  而且,Aereo转播的用户组合起来就构成了著作权法上的“公众”。原因在于,Aereo是在向彼此并无关系或者互不相知的一大群人传播相同的实时图像和声音。而且,没有证据显示Aereo的用户是作为作品的所有人或者占有人而以自己的能力来接收这些表演。最后,虽然Aereo的用户可以在不同的时间和地点接收同样的电视节目,但这一事实并不能支持Aereo的主张,因为《著作权法》第101条规定得很清楚,“无论公众成员是否在同一地点同一时间抑或不同时间不同地点接收表演”均属于公开表演。因此,Aereo对这些电视节目转播其表演,构成公开表演。
 
  七、著作权案件的诉讼时效与懈怠抗辩
 
  (一)Petrellav.Metro-Goldwyn-Mayer,Inc. 案基本案情
 
  该案被控侵权的电影《愤怒的公牛》(Raging Bull),系根据拳击冠军杰克·拉莫塔(Jake LaMotta)的传奇经历摄制而成。拉莫塔从拳坛退役之后,向他的老朋友法兰克·佩特拉(Frank Petrella)讲述了自己的拳击手生涯。两人合作创作了三部作品:两个电影剧本(分别于1963年和1973年进行著作权登记)和一本书(1970年著作权登记)。该案争议的是1963年登记著作权的剧本。根据登记信息,法兰克·佩特拉是唯一作者,但其中声明,该剧本系与拉莫塔“合作”完成。1976年,法兰克与拉莫塔将他们在上述三部作品中的权利,包括续展权,转让给Chartoff-Winkler制片公司。两年之后,米高梅电影公司(Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. /MGM)的子公司联合艺术家公司(United ArtistsCorporation)获得了以上三部作品的电影拍摄权,其中载明:该权利是“独占的和永久的,包括著作权全部时期及其因此而展续和延长的时间。”1980年,米高梅放映《愤怒的公牛》并进行著作权登记。该电影由马丁·斯科塞斯(MartinScorsese)导演,主演罗伯特·德尼罗(Robert DeNiro)还因此获得奥斯卡最佳男主角奖。此后,米高梅继续在市场上推广此片,并且转换成不同制式,包括制作DVD和蓝光版影碟。
 
  法兰克·佩特拉在1981年去世,此时尚在剧本和图书的首次著作权保护期之内。但是,正如《著作权》的规定[42]以及最高法院1990年在Stewart案[43]判决中所显示的那样,对法兰克的作品著作权进行续展的权利属于其继承人,无论作者是否在此前已经将著作权转让他人。法兰克的女儿葆拉·佩特拉(Paula Petrella)得悉Stewart案判决之后,于1991年聘请律师对1963年的剧本办理了著作权续展。1973年的剧本和1970年的图书则未按时续展,因此,后来的诉讼也就不再涉及后两部作品。1998年,在其办理著作权续展7年之后,佩特拉的律师通知米高梅,她已经获得了该剧本的著作权。在此后的两年中,佩特拉的律师与米高梅的律师互有通信往复,其中,米高梅拒绝侵权指控,而佩特拉则反复威胁将采取法律行动。
 
  又经过大约9年之后,2009年1月6日,佩特拉在加州中区法院提起侵犯著作权之诉。她指控米高梅侵犯并且持续侵犯其在1963年剧本上的著作权,理由是米高梅使用、制作和发行的电影《愤怒的公牛》,就是1963年剧本的演绎作品。《著作权法》规定的诉讼时效是,当事人应当“在请求权产生之后的3年内”提起诉讼,故佩特拉寻求救济的是米高梅在2006年1月6日之后所实施的侵权行为。
 
  米高梅以多项理由提出动议,其中包括衡平法上的懈怠抗辩(equitable doctrine of laches)。米高梅认为,从1991年佩特拉办理著作权续展到2009年提起诉讼,中间已经过了18年,因此这一诉讼是不合理的,并且有损被告的利益。地区法院同意米高梅的动议,认为懈怠抗辩成立。特别是,米高梅已经表明其受到预期利益损害(expections-based prejudice),因为米高梅为此电影作了大量投资;并且,法院接受米高梅提出的“证据性损害”(evidentiary prejudice)主张,因为原告起诉时,作者法兰克·佩特拉已经去世,并且拉莫塔也已年届88岁,似乎已经失忆。
 
  一审判决以懈怠为由驳回诉讼,第九巡回上诉法院维持了该结果,并且认为“如果被控侵权的行为发生在诉讼时效期限之外,则法院可以推定原告的请求权因懈怠而不得支持”,该案应当适用该推定。佩特拉继续向最高法院上诉,申请调卷令获准。最高法院受理此案的目的,是为了解决巡回法院在侵犯著作权诉讼中适用懈怠抗辩时出现的问题。[44]
 
  (二)判决结果与依据
 
  此案于2014年1月21举行法庭辩论,5月19日作出判决,以6:3的结果,决定撤销上诉法院的判决,发回重审。金斯伯格大法官(JusticeGinsburg)代表最高法院撰写多数派意见,斯卡里亚、托玛斯、艾略托、索托马约尔和卡尔根大法官参加此意见。布雷耶大法官撰写该案的反对意见,罗伯特首席大法官和肯尼迪大法官参加该反对意见。
 
  1.佩特拉在《著作权法》第507条的三年期限内起诉要求损害赔偿,不得适用懈怠而加以阻止。理由如下:
 
  (1)法律允许原告从起诉之日回溯三年的行为而寻求救济,这说明著作权法的诉讼时效规定本身,已经考虑到当事人的迟延。在该案中,根据《著作权法》第507(b)条,佩特拉不能就米高梅公司在2006年之前所作投资的回报而提出求偿主张。而且,根据《著作权法》第504(b)条,侵权人对于在这三年期间内获得的利润,可以要求扣除其为此付出的费用;并且,对于其因企业自身的投资而非被控侵权作品的价值所产生的那部分利润,可予以保留。
 
  (2)米高梅就懈怠抗辩适用范围所提出的主张不成立。
 
  第一,米高梅提出,因为懈怠抗辩规定在《联邦民事诉讼规则》(Federal Rule of CivilProcedure)第8(c)条,是作为一种积极抗辩,不同于诉讼时效抗辩,因此,该抗辩应当适用于所有民事诉讼,可以阻止任何的法律救济。但最高法院认为,如此扩大其功能,偏离了以往至今关于懈怠抗辩的职能的理解,即它在本质上属于漏洞补充(gap-filling)而非立法推翻(legislation-overriding)。最高法院也从未适用懈怠抗辩来阻止对于在法律规定的诉讼时效内所发生的侵权行为而提出的全部请求。如果任由每个法官设定一种时间限制,而不是采用国会在立法中所规定的时限,就可能对于国会在第507(b)条规定中所寻求的统一性产生反作用。
 
  第二,米高梅主张,懈怠抗辩应当像衡平法上的时效中止(equitable tolling)那样,适用于所有在制定法中所规定的诉讼时效。最高法院则认为,时效中断是在有诉讼时效规定的情况下,延长了发动诉讼的时间,因此,它实际上是一种与诉讼时效相关联的解释规则。而懈怠抗辩则不同,它原本就是不受到诉讼时效控制的一种指导规则,因此很少能够被当作一种用于解释法定时效的规则。
 
  第三,米高梅认为,必须适用懈怠抗辩,来阻止著作权人无所作为,等着看被控侵权人的投资会有什么结果。最高法院认为,著作权人对每一种可诉的侵权行为发起挑战,这几乎是不可阻挡的。而且,原告等着看侵权人对作品使用的结果究竟是导致作品价值的减少,对作品无所影响,还是构成对作品使用的一种补充,这本身也没有什么不对。《著作权法》第507(b)条规定了时效期限,再加上单独规定的请求权产生规则,这就等于允许著作权人延迟起诉,以便评估其是否值得发动诉讼。
 
  第四,米高梅关心的是,由于著作权人未及时诉讼,导致它可以用来对抗侵权指控的证据可能灭失。法院认为,国会肯定已经考虑到这一问题,即随着时间的过去以及作者的去世,都可能产生证据上的问题。而且,由于原告承担证明侵权的举证责任,任何因为迟延起诉而带来的无法取证的问题,对原告来说同样存在。至于对外部证据的需求问题,则可由著作权登记制度而得以解决,因为登记证书以及向版权局提交的作品都可起到证明作用。
 
  最后,如果著作权人为了回避诉讼而故意作误导性陈述,并且被控侵权人因此产生信赖而可能受损的,则当事人完全可以用禁止反悔原则(doctrine of estoppel),来阻止著作权人提出权利主张,以消除其所有可能的救济。禁止反悔原则与诉讼时效并不相悖,因为它是基于当事人的误导所产生,不管该误导行为发生在时效之前抑或之后。
 
  2.虽然被告不能适用懈怠规则来排除权利人在著作权法规定的三年期限内请求损害赔偿,但是,在特殊情况下,可以存在懈怠为由,从而在诉讼开始之际,减少权利人在衡平法上所能获得的救济。例如,如果建筑设计作品的著作权人尽管意识到他人的房屋建设对之构成侵权,但其怠于提起诉讼,直到房屋基本建成并且部分入住之后才起诉的,那么,权利人要求推倒该房屋的请求就不能获得支持。[45]同样,如果当事人没有正当理由而迟延提起诉讼,那么,其要求将已经印刷、装订和启运的图书“完全销毁”,也是不符合衡平原则的。[46]但是,在该案中没有出现这样的特殊情形。佩特拉在米高梅投资几百万美元用于创作新版《愤怒的公牛》之前,已就她的著作权主张向米高梅发出通知,而且,她所寻求的衡平法救济——比如要求米高梅交出不当获利,并且在今后停止继续侵权——并不会导致诸如“完全销毁”该电影之类的结果。允许佩特拉继续其诉讼,只是使米高梅过去三十多年在该电影的销售上所获得收益的一小部分处于风险之中,而不会对无辜的第三方造成不当的困难。假如佩特拉最终在案件实体问题上获胜,则地区法院在确定如何恰当地给予禁令救济以及在评估判赔利润时,可以考虑到佩特拉迟延提起诉讼这一事实。但是,法院在考虑这一点时,必须严格考察如下几个方面:米高梅所声称的对于佩特拉迟延起诉的信赖;米高梅很早就明知佩特拉的权利主张;米高梅本来可以通过提起确认之诉来获得保护;米高梅的投资受到请求权产生规则保护的范围;法院根据《著作权法》第502(a)条而有权“按其认为合理的条件”发布禁令救济;以及任何其他相关考虑因素。
 
  八、虚假广告不正当竞争案件的原告资格
 
  (一) Lexmark Int’l, Inc. v. StaticControlComponents,Inc.案基本案情
 
  利盟(Lexmark)公司是激光打印机的制造商与销售商,同时还销售适用于激光打印机的硒鼓(toner cartridge,又称炭粉盒)。它的硒鼓设计独特,只能用于Lexmark牌打印机,以便控制硒鼓的市场。但是,其他竞争者找来用完的Lexmark硒鼓,重新装入炭粉,再销售给Lexmark牌激光打印机的用户,从而与利盟公司的硒鼓形成市场竞争。利盟公司当然希望顾客将其用完的硒鼓由它来回收而不是卖给它的竞争对手。因此,该公司引入一项所谓的“预折计划”(Prebate program),即顾客可以在购买利盟公司新的硒鼓时享受大约20%的折扣,只要该顾客同意将用完的硒鼓返回该公司。这些条款是通过“拆封许可”(shrinkwrap licensing)方式通知顾客的,即在产品包装外以书面形式告知顾客,一旦其打开箱子即表示同意该条款。为实现该计划,利盟还在每台实行预折计划的硒鼓中安装了一个微芯片,一旦炭粉用光即不能再用该硒鼓,必须由利盟公司更换微芯片才可再次使用。
 
  Static Control公司本身并不从事硒鼓的生产或者重新加粉业务,但它为这些企业提供炭粉和各种必要的配件,此外还开发出一种微芯片,可以模拟利盟公司在硒鼓中所安装的微芯片。有了这种微芯片,竞争者就可以对Lexmark硒鼓重新加粉出售了。
 
  2002年,利盟公司起诉Static Control,指控后者的微芯片侵犯其著作权,违反了著作权法和《数字千年著作权法》(DMCA)的相关规定。被告提出反诉,其中一项主张是,利盟公司违反《兰哈姆法》第43(a)条关于虚假广告的规定。该诉讼主张涉及利盟公司的两类虚假和误导性行为:其一,利盟公司通过“预折计划”,故意误导终端消费者相信,他们在法律上是受到预折条款约束的并因此必须在一次性用完硒鼓之后将其返还给利盟公司。其二,利盟公司向大多数从事硒鼓再造业务的企业发函,声称对于重新加粉的预折硒鼓进行销售是不合法的,特别是,利用Static Control的产品进行再造的预折硒鼓更属非法。Static Control据此认为,利盟公司对于双方产品的“本质、特点和品质”均存在重大不实陈述,并因此对其产品销售和商业声誉(business reputation)造成重大损失。StaticControl向法院请求三倍赔偿,判赔律师费以及给予禁令救济。
 
  地区法院支持利盟公司的动议,驳回了Static Control的诉讼请求。地区法院适用最高法院判例[47]中的多重因素衡量标准(multifactorbalancing test),认为Static Control缺乏根据《兰哈姆法》提起诉讼的“审慎依据”(prudentialstanding)。但在上诉过程中,第六巡回上诉法院撤销了一审判决,其所依据的是第二巡回法院的“合理利益”标准(reasonable interest test)。利盟公司继续向最高法院上诉并获受理。
 
  (二)判决结果与依据
 
  该案于2013年12月3日进行口头辩论,2014年3月25日判决。斯卡利亚大法官(Justice Scalia)代表最高法院撰写一致意见,维持第六巡回法院的判决。该意见对于利盟公司、地区法院与巡回上诉法院所提出的标准均不予采纳,而是依据法律解释规则,提出了“利益区域”标准和直接因果关系要件,并据此认定,StaticControl的起诉符合《兰哈姆法》关于虚假广告之诉的所有要素。具体理由如下:
 
  1.该案的争议是,Static Control是否属于国会授权的可以根据《兰哈姆法》第43(a)条起诉的原告范围。为此,法院必须运用传统的法律解释原则,以确定该条款的含义。利盟公司主张适用“审慎依据”,这是从以往判例AssociatedGeneral Contractors案而来的,但是,该案实际上依据的是对制定法的解释:作为一个法律解释问题,法院需要确定国会在《克莱顿法》(ClaytonAct)第4条中所创设的“私法救济的范围”,以及根据立法所赋予的诉因而“可以提起私法上的损害赔偿之诉的那些人”。[48]在认定原告是否落入利益区域(zone of interests)时,法院需要运用传统的法律解释工具,以确定立法所赋予的诉因是否包括了特定原告的诉讼请求。[49]
 
  2.第43(a)条的诉因延及那些落入该制定法所保护之利益区域范围并且其损害与违反该制定法的行为具有直接因果关系的原告。
 
  (1)制定法上的诉因被推定为只延及那些其利益“落入该法律所保护之利益区域”的原告,[50]而“该利益区域的大小则因相关法律规定而异”。[51]《兰哈姆法》的立法宗旨包括了“保护当事人以反对不正当竞争,”[52]而在普通法上,“不正当竞争”被理解为与商业声誉和现在以及将来的销售损失相关的问题。因此,原告若要证明其落入第43(a)条的虚假广告之诉的利益区域,就必须主张其在事关名誉或者销售的商业利益上受到了损失。
 
  (2)制定法上的诉因也被推定为只限于那些其损害与违反该制定法的行为具有直接因果关系者。这一条件排除了那些在所声称的损害与被告的违法行为之间关系过于遥远者。从某种意义上说,所有因虚假广告而造成的商业损失,都是因为受广告欺骗的消费者的损失而间接所致,亦即,严格而言,在商业损失与虚假广告之间并不具有直接因果关系。但是,既然《兰哈姆法》规定了只有对于商业损失可以提起诉讼,因此,对于直接因果关系要件而言,界于中间的消费者受骗环节就不是决定性的了。所以,原告根据第43(a)条提起诉讼,一般须表明其经济损失或者名誉损失直接缘于因被告广告所导致的欺骗;并且该损失是由于广告欺骗消费者,导致他们不与原告进行交易而产生的。
 
  (3)直接适用“利益区域”标准和直接因果关系要件,就为当事人根据第43(a)条起诉设定了相关的限制条件。这些原则所提供的指导性,优于利盟公司所主张的“多重要素衡量”标准、直接竞争者标准以及第六巡回法院所适用的“合理利益”标准。
 
  3.根据上述原则,Static Control属于国会授权可以根据《兰哈姆法》第43(a)条起诉的原告范围。它所声称的损害——销售减少和商业声誉损失——属于该法律所保护的利益范围,并且Static Control也充分提出主张,说明其损害与利盟公司的虚假陈述之间存在直接因果关系。
 
  九、在食品饮料上的虚假标注仍可适用《商标法》第43(a)条——公法与私法救济的共存
 
  (一)POM Wonderful LLC. v. Coca-ColaCompany案基本案情
 
  POM公司制造并销售果汁饮料,其中一款产品是石榴混合果汁。其竞争对手之一是可口可乐公司下属的Minute Maid公司,后者制造并销售的一种混合果汁,在产品标签的成分描述中有如下字样:“石榴蓝莓”(pomegranateblueberry),并且其字体远大于标签上的其他文字,尽管标签显示该饮料由五种果汁混合而成。事实是,可口可乐这款产品只含有0.3%的石榴汁和0.2%的蓝莓汁,其余99.5%是苹果汁和橙汁。
 
  POM声称,可口可乐混合果汁的名称、标签、营销和广告对消费者构成误导,使他们相信该产品的主要成分就是石榴汁和蓝莓汁,而事实上该产品主要是由价格更便宜的苹果汁和橙汁所构成。POM称因为可口可乐的混淆行为而致使其产品销售减少,故请求损害赔偿与禁令救济。POM起诉可口可乐的产品标签构成欺骗和误导,违反了《兰哈姆法》第43条[53]的规定。该条款允许市场竞争者在对方因虚假或者误导性产品描述而产生不正当竞争时,对其提起诉讼。同时,《联邦食品药品与化妆品法》(FederalFood,Drug, and Cosmetic Act/FDCA)也禁止在食品进行错误标记(misbranding),包括以虚假和误导性标签的方式。[54]而且,联邦食品药品管理局(FDA)为落实上述法律规定,还就食品和饮料(包括混合果汁)的标签问题,制定了更为详细的法规。《兰哈姆法》主要是由受损害的市场竞争者提起民事诉讼,而FDCA及其法规只是赋予美国政府以专门的行政执法权,并不允许私人提起民事诉讼。并且,相对于有关调整错误标签问题的州法,FDCA具有优先适用效力。
 
  地区法院一审作出了有利于可口可乐的判决,认为FDCA及其法规排除了《兰哈姆法》的适用。第九巡回上诉法院维持一审判决。
 
  (二)判决结果与依据
 
  2014年4月21日,最高法院对此案进行法庭辩论,6月21日作出终审判决。肯尼迪大法官(Justice Kennedy)代表最高法院撰写判决书,撤销了第九巡回法院的判决,发回重审。该案判决几乎就是一致意见,因为除布雷耶大法官未参与此案审判外,其余大法官均表同意。
 
  最高法院判决认为,尽管食品饮料标签的问题受到FDCA规制,但是,市场竞争者还是可以根据《兰哈姆法》提起民事诉讼。其理由如下:
 
  1.关于该案处理的前提条件。首先,该案并非关于法律优先适用(preemption)的案件,因为该案并不涉及联邦法优先于州法的问题,毋宁说,它涉及的是根据一部联邦制定法而产生的诉因是否被另一联邦制定法的规定所排除的问题。其次,该案涉及到法律解释,因此,最重要的是利用既有的解释规则来分析法律的文本。
 
  2.无论《兰哈姆法》还是FDCA均无如此明文,禁止或者限制根据《兰哈姆法》而对由FDCA所规制的产品标签问题提起诉讼。这两部法律已经共存达70年之久,而不存在这样的明文规定,这本身就是强有力的证据,表明国会无意让FDA的监管成为唯一手段,来确保在食品饮料上进行正确标签。此外,国会对于法律优先适用问题的规定也只是针对州法,这表明,国会无意让FDCA来排除根据其他法律所产生的诉因。FDCA与《兰哈姆法》的结构也印证了这一点。这两部法律具有互补性,说明国会并不想让一部制定法来排除另一部制定法的适用。这两部法律虽然都涉及食品和饮料的标签问题,但《兰哈姆法》是保护商业利益以反对不正当竞争,而FDCA则保护公共健康与安全。两者在法律救济上也相互补充。FDCA的执法主要是由FDA完成,而《兰哈姆法》则赋予私人主体以起诉竞争对手的权利,以保护其在个案中的私人权益。允许私人主体根据《兰哈姆法》提起民事诉讼,正是为了发挥不同调整方法的协同优势(advantageof synergies)。如果基于FDCA而排除《兰哈姆法》,就可能出现某种国会所不希望看到的结果。由于FDA并不必然对所有可以被诉的标签行为都采取执法措施,假如排除了根据《兰哈姆法》提起诉讼的可能性,就可能使得在食品饮料标签领域的商业利益——间接地涉及一般公众的利益——无法得到有效保护,甚至还不如其他那些较少受到管制的行业。
 
  3.可口可乐提出,由于国会试图在食品和饮料标签问题上实现全国统一,故而排除适用《兰哈姆法》就是正当的。但是,可口可乐的这一主张缺乏依据。首先,FDCA将执法权力委托给联邦政府,并不意味着国会有意收回在其他的联邦法律中所规定的私人起诉方式。其次,FDCA的优先适用条款仅仅针对州法,而不针对联邦法律。最后,尽管与《兰哈姆法》相比,FDCA及其实施法规更多地专门规定了食品饮料标签的问题,故而属于特别法,但是,特别法优先的规则只是在两部法律无法同时实施的情况下才起作用。而在该案中,无论法律结构还是实证性证据都表明,这两部法律在同时实施条文方面并不存在任何困难。
 
  结语
 
  前述对于美国最高法院在2013年开庭期所作的10件知识产权案判决分别进行了介绍,但如果把它们合并起来,按照不同的考察指标进行分析,又会得出什么样的结论呢?我们首先按照这些判决发布的时间先后,将这10件知识产权案件整理如下(参见表2)。
 

 
  根据案件诉因、争议问题、判决结果等多个角度,对这10份判决进行统计分析,我们可以看到,美国最高法院不仅在知识产权案件的受理和判决数量上发生了历史性的突破,而且在关注的范围和审判风格上,都有着较为明显的变化。
 
  一是最高法院受理并判决的知识产权案件仍然较多地集中于专利案件,并且以实体问题为主。在这10件判决中,专利案件有6件,著作权有2件,商标与不正当竞争有2件。案件所涉及的争议,既有程序问题,也有实体法问题。但其中只有2起案件涉及程序问题:专利权人的举证责任、虚假广告不正当竞争案件的原告资格。这些案件所涉及的实体法问题则分布广泛,包括软件的可专利性、专利文件的明确性要求、对专利的直接侵权与引诱侵权、专利案件律师费的承担、公开表演权、著作权诉讼时效与懈怠抗辩、商标法与食品安全法的竞合等。许多案件所反映的正是技术创新所带来的法律难题,比如在Alice、Aero、Akamai、Lexmark等案件所涉及的问题,都是由软件与互联网技术发展所致。显然,知识产权司法对于美国的创新实践具有重要的影响力。
 
  二是美国最高法院的大法官几乎都为知识产权案件撰写过判决书。除了罗伯特首席大法官和卡尔根大法官,其余7位大法官都代表法院撰写过判决书。其中,布雷耶、金斯伯格和索托马约尔3位大法官各自撰写两份判决,斯卡利亚、艾略托、肯尼迪和托玛斯4位大法官各撰写一份判决。斯卡利亚和布雷耶2位大法官还在两起案件中各撰写一份反对意见。从中似可看出大法官们不同的专业旨趣以及他们对知识产权问题的态度。
 
  三是最高法院在本年度的知识产权案件判决上,以一致意见为多。在这10件判决中,有6件是完全的一致意见,有2件是实质上的一致意见,因此,大法官们在知识产权案件的判决上,形成一致意见的比例高达80%。而存在反对意见的2件判决,均属于著作权案件,分别涉及关于侵犯公开表演权的认定、懈怠抗辩的适用问题。根据相关统计,2013年开庭期中,最高法院在所有案件的判决上形成一致意见的比例高达66%,这是自1940年以来的新高。[55]由此可见,美国最高法院大法官之间形成一致意见的比例自罗伯茨担任首席大法官以来有显著提高,[56]而同期在知识产权案件判决上的一致意见,比例则更高。
 
  四是最高法院在本年度的10件知识产权案件判决中,有8件的结果是撤销上诉法院的判决、发回重审,占比80%;维持原判决的只有2件,分别涉及反不正当竞争案件原告的资格和软件的可专利性问题。在本年度所有案件中,最高法院撤销下级法院判决的比率达到74%。[57]由此可见,在知识产权案件中撤销下级法院判决的比率,虽较本年度的平均比率略高,但两者相差并不多。但如果只是看专利案件判决,情况则有所不同。其本年度的6件专利案件判决中,最高法院撤销了其中的5件,撤销率达到83%,这一比率明显高于平均撤销率。这也显示出,最高法院对于联邦巡回法院在专利案件的裁判方法与标准上,持有相当大的不同意见。美国国内的专家与媒体也以此为证据,批评联邦巡回法院对专利案件的专有上诉管辖权。[58]
 
  美国最高法院的地位决定了其判决的判例法意义与作用,因此,我们在学习和研究美国知识产权法时,不能不重视这些判例。而它在最近几年,特别是今年作出如此数量众多、内容丰富的判例,更是值得我们关注司法对于知识产权制度发展和科技文化创新活动的影响。
 
  参考文献
 
[1]Thomas D.Rowe,Jr.et.al.,Civil Procedure,3rd ed., Foundation Press 2012, pp18-19.
[2]http://www.supremecourt.gov/about/justicecaseload.aspx.
[3]www.supremecourt.gov. 最高法院当庭宣布的判决称为bench opinion,随后按单行本发布的判决称为slip opinion,后者现在通常可以在最高法院网站即时获得。最高法院每一开庭期的所有判决再按年编入《最高法院判例汇编》(United States Reports),成为判例的正式版本(official version)。
[4] F. Duffy, The Festo Decision and the Return of the Supreme Court to the Bar of Patents, 2002 Sup. Ct. Rev. 273, 278.
[5]Mark D. Janis, Patent Law in the Age of the Invisible Supreme Court, 2001 U. Ill. L. Rev. 387.
[6]Peter Lee, Patent Law and the Two Cultures, 120 Yale L. J. 2, 43.
[7]Peter Lee, Patent Law and the Two Cultures, 120 Yale L. J. 2, 42.
[8]Matthew Sag, Tonja Jacobi and Maxim Sytch, Ideology and Exceptionalism in Intellectual Property: An Empirical Study, 97 Cal. L. Rev. 801, 852.
[9]David J. Kappos, October Term 2012: Trends in Supreme Court Intellectual Property Jurisprudence, www.cravath.com.
[10] Bilski v. Kappos, 561 U. S. 593 (2010).
[11]联邦巡回法院对此案的判决意见书合计135页,其中,全体一致意见(per curium)只有一段,另有同意意见(concurrence)1份、
部分同意或部分反对意见(partial concurrence/dissents)3份、完全反对意见(full dissent)1份、雷德首席法官关于生命、自由和专利明确
性追求的“附加思考”(additional reflections)1份。
[12]Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. (2013).
[13]这些都是最高法院以往认定计算机软件及商业方法可否授予专利的判例:Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972); Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978); Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)。
[14]Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. (2012).
[15]A patent specification “conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant
regards as the invention”. 35 U.S.C §112(b).
[16]Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 732 (2002).
[17]Carnegie Steel Co. v. Cambria Iron Co., 185 U.S. 403, 437 (1902).
[18]Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 373 (1996).
[19]United Carbon Co. v. Binney & Smith Co., 317 U.S. 228, 236 (1942).
[20]Minerals Separation, Ltd. v. Hyde, 242 U.S. 261, 270 (1916).
[21]United Carbon Co. v. Binney & Smith Co., 317 U.S. 228, 236 (1942).
[22]Warner-Jenkinson Co.v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 40 (1997).
[23]532 F. 3d 1318 (2008).
[24]Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 341.
[25]Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 526-527 (1972).
[26]“the court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party”, 35 U.S.C §285.
[27]Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int’l, Inc., 393 F. 3d 1378 (2005).
[28]Webster’s New International Dictionary, 2d ed。之所以选用旧版词典,是因为法官试图还原立法者在制定1952年《专利法》时查阅
词典的场景,以确定当时人们对该术语的通常理解。
[29]Alyeska Pipeline Service Co. v. Wilderness Society, 421 U.S. 240, 258-259 (1975).
[30]在传统上,对于一审判决中的法律问题(question of law),上诉法院可以重新复审(reviewable de novo);对于事实问题(question
of fact),只能以一审法院存在明显错误才可以复审(reviewable for clear error);而涉及自由裁量权(matter of discretion)的判决,则以法院是否滥用自由裁量权为标准进行复审(reviewable for abuse of discretion)。参见Pierce v. Underwood, 487 U.S. 552, 558。
[31]695 F. 3d 1266, 1272 (2012).
[32]28 U.S.C §1338(a).
[33]28 U.S.C. §1295(a)(1).
[34]Agawam Co. v. Jordan, 7 Wall. 583, 609 (1869).
[35]Aetna Life Ins. Co. v. Haworth, 300 U. S. 227, 240 (1937).
[36]Beacon Theatres, Inc. v. Westover, 359 U. S. 500, 509 (1959).
[37]Raleigh v. Illinois Dept. of Revenue, 530 U. S. 15, 20-21 (2000).
[38]546 U.S. 49 (2005).
[39]Fortnightly Corp. v. United Artists Television Inc., 392 U.S. 390 (1968).
[40]Teleprompter Corp. v. Columbia Broadcasting System, Inc., 415 U.S. 394 (1974).
[41]17 U.S.C §101.
[42]17 U.S.C §304(a)(1)(C)(ii)-(iv).
[43]Stewart v. Abend, 495 U. S. 207 (1990).“如果已经转让其著作权的作者在续展期间死亡的,受让人可以继续使用原始作品产生出演绎作品,但只有在作者的继承人转让作品续展权给受让人才可以。”id., 221。
[44]在最高法院判决书的注释[12]中,列有各地法院自2001年以来所作的相关判例,显示法院之间存在不同的判决意见。
[45]Chirco v. Crosswinds Communities, Inc., 474 F. 3d 227, 236 (CA6, 2007).
[46]New Era Publications Int’l v. Henry Holt & Co., 873 F. 2d 576, 584-585 (CA2, 1989).
[47]Associated Gen. Contractors of Cal., Inc. v. Carpenters, 459 U.S. 519 (1983).
[48]Associated Gen. Contractors of Cal., Inc. v. Carpenters, 459 U.S. 519, 529, 532 (1983).
[49]Steel Co. v. Citizens for Better Environment, 523 U.S. 83, 97 (1998).
[50]Allen v. Wright, 468 U.S. 737, 751 (1984).
[51]Bennett v. Spear, 520 U.S. 154, 163 (1997).
[52]15 U.S.C §1127.
[53]15 U.S.C §1125.
[54]21 U.S.C §§331, 343.
[55]Neal K. Katyal,“The Supreme Court’s Powerful New Consensus”, New York Times (June 26, 2014), available at http://www.nytimes.com/2014/06/27/opinion/the-supreme-courts-powerful-new-consensus.html?_r=0.
[56]沃伦法院时期,只有36.1%的意见一致;伯格法院时期,这一比例是35.8%。伦奎斯特执掌最高法院时,他对最高法院存在太
多的分歧意见表示失望。他在2005年的最后开庭期作出最后一份判决,先是用多数派意见表达了自己的观点,再列上三份同意意见
(concurrences),然后是三份不同意见(dissents),最后他开玩笑地说:“我真不知道法院还有这么多法官。”参见,同注释[5]。
[57]同注释[5]。
[58]Ashby Jones, “Critics Fault Court^s Grip on Appeals for Patents: Calls to Loosen Federal Circuit^s Hold Grows Amid Complaints Over Rulings”,The Wall Street Journal (July 6, 2014), available at http: //online.wsj.com/Articles/critics-
fault-courts-grip-on-appeals-for-patents-1404688219.
 
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