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遭遇专利“碰瓷”,Google为何会败诉?
2016年10月20日

据美通社报道,2016年10月19日,美国专利审查与上诉委员会发布了“涵盖商业方法”重审程序的最终审判结果。Google, Inc.(以下称 Google)与Youtube, LLC (以下称Youtube)向PTAB递交CBM请求,要求宣布Network-1的Cox专利组合中的US8,904,464(以下简称464专利)无效 。在最终决议中PTAB裁定Google未能指出464专利中34项不具可专利性的原因。鉴于CBM程序和四次先前对其他四件专利的IPRs判定结果,PTAB的判决如下:120项权利要求具有可专利性,93%的权利要求证实有效。

Network-1董事长兼首席执行官Corey M. Horowitz表示其对PTAB的判决结果很满意。我们与Ingemar Cox 教授将继续致力于保护发明。

关于该案中的CBM程序你需要知道的一系列问题

1.CBM是什么程序?

“涵盖商业方法”CBM(Covered Business Method)的重审程序,该程序是对商业方法专利设立特别的授权后重审程序,旨在减少保护范围不当的涉及金融产品或服务的商业方法专利的数量。依据该法案规定,在涉及金融服务的商业方法专利诉讼中被诉侵权的一方可以向美国专利商标局(USPTO)的专利审判和申诉委员会(PTAB)提起专利无效 。“涵盖商业方法”重审程序是一项有效期为8年的过渡措施,将与2020年9月15日终止。尽管该重审程序是临时性的,但是无疑将对涉及商业方法专利的诉讼带来直接和显著的影响。

2.哪些专利适用于CBM程序?

《美国发明法案》所规定的涵盖商业方法专利指权利要求请求保护用于执行在金融产品或者服务的履行、实施或管理中使用的数据处理或者其他操作的方法或其对应装置的专利,但不包括针对“技术发明”(technological invention)的专利。

3.CBM程序可以由谁启动?

被诉侵权者或者其真实利益相关方或利害关系人均可以作为请求人要求美国专利商标局的专利审判和申诉委员会启动这一无效程序。请求人必须证明其请求无效的专利符合涵盖商业方法专利的定义,并且该专利至少有一个权利要求不涉及技术发明。

4.与其他授权后程序的区别

美国专利商标局已有的PGR(Post-Grant Review)程序要求请求人在一项专利授权后9个月内启动,否则必须启动IPR(Inter Partes Review),而请求人要启动IPR程序则必须满足“请求人有可能获胜”的条件,即相对于PRG和IPR,CBM无论从启动时机还是启动条件上看都更有利于请求人。此外,CBM程序对现有技术的定义要比IPR程序更为宽泛,例如在 CBM程序中,现有技术可以不限于专利及印刷出版物。

CBM程序是美国国内商业方法专利的质量问题以及商业方法专利滥用日渐突出的背景下出台的一种临时措施,由于生效日期尚短,目前仍难以评判其能够发挥的实际效果。

Network-1和Google及Youtube的专利纠纷史

2014年4月4日Network-1 于美国南纽约联邦地方法院(United States District Court,Southern District Of New York)向Google与Youtube提起专利侵权诉讼,指控Google与Youtube所提供的影音内容辨识系统服务,侵犯Network-1拥有的四项美国专利。

2015年4月,Google与YouTube向USPTO提起诉讼,请求USPTO判决Network-1的Cox专利组合中12件已授权专利中一项专利的权利要求不具有可专利性。

2015年10月,由于464项专利符合涵盖商业方法专利的定义,并且该专利至少有一个权利要求不涉及技术发明。PTAB决定启动Google与YouTube提交的CBM请求。

2016年5月CBM重审程序听证会召开。

Network-1是一家怎样的公司?

Network-1创立于1990年,是一家从事收购、开发、许可和保护知识产权和专利技术的公司,原名为Network-1 Security Solutions, Inc.,2013年方更名为Network-1 Technologies, Inc.。公司主要业务为发展、购买与电信通讯、数据网络技术相关之专利,并将专利授权获利。该公司目前拥有十数项美国专利,最核心之技术为Power over Ethernet(PoE)。Network-1的Cox专利组合包括内容识别技术相关专利,例如音讯和视讯。Network-1获得了Cox专利组合后,Network-1又提交了12件专利申请(其中7件已经获得授权)将专利组合的授权专利提升到12件。另外5件有关原始技术条件的专利正在申请中。Network-1希望可以利用专利组合的额外权利要求为专利发明提供进一步的保障。

Network-1的“碰瓷之路”

据悉Network-1还是一家著名的专利“碰瓷”公司,早在2013年,该公司以专利组合的方式收购了Mirror World Technologies公司,以此获得了一项名为“文档流式操作系统”的专利。有了这项专利后,Network-1便开始向科技巨头微软以及苹果索要巨额专利费用。

2015年,微软交付了多达465万美元的授权费用后才和Network-1达成和解协议。而今年Network-1便把魔爪伸向了苹果公司。据悉Network-1在7月8日和苹果达成和解协议,而前提是苹果要支付多达2500万美元的专利使用费。并且这个协议中表明这项专利并非Network-1独家向苹果授权的,Network-1依然可以向别的使用了该项专利的公司收取高额的授权费用。

2015年3月10日,Network-1 Technologies, Inc. (纽约证券交易所: NTIP)宣布与三星电子就美国德州东区法院未审判的专利诉讼案达成庭外和解,2011年9月Network-1开始在美国德州东区法院对16家数据网络设备制造商提起诉讼称这些公司侵犯了其远程电能专利技术(美国专利号6,218,930),而三星正是其中一家。三星与Network-1签署了关于远程电源专利技术的非独家授权协议。

总结

目前专利问题已越来越受重视,“专利流氓”盛行,知名企业一直都是专利流氓公司攻击的对象。那巨头公司应该如何降低风险呢?一些业内人士总结,巨头公司可以通过投资或入股的方式,掌握一定的专利持有方的资源,藉此可以遏制竞争对手,如果一旦被其起诉,则需要综合考虑通过投资、谈判、诉讼以及无效认定等手段,有效化解一些风险。

 

文章来源:知产力

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